Доктрина эквивалентов в патентном праве

(c) Maria Boicova, 2008-2009

Доктрина эквивалентов в патентном праве

Доктрина эквивалентов – это юридическое правило, которое позволяет суду признать действия обвиняемого нарушением патента даже в тех случаях, когда буквально процесс или устройство не нарушает претензии патента, но тем не менее является эквивалентным защищенному изобретению.

Эквивалентность, говоря общими понятиями, означает схожесть, равность, подобность, но не идентичность. В патентном праве, термин «эквивалентность» обычно использует для того, чтобы указать на ситуацию, когда продукт или процесс (предположительное нарушение) считается равным изобретению, защищенному патентом, однако не буквально воспроизводит пункты претензий. Таким образом, термин «эквивалентность» используется в таких случаях, когда новыми элементами заменяются один или более элементов определенных пунктами претензий.

Роль и значения доктрины эквивалентов зависит от теории интерпретации, которая используется. По сути, существуют две базовых теории интерпретации – теория центрального определения (central definition theory) и теория периферийного определения (peripheral definition theory). Согласно первой, претензии являются ничем более, как резюме изобретения и таким образом указывают на основное в изобретении, однако не определяют объем защиты. По теории центрального определения, только претензии вместе с описанием определяют объем защиты изобретения, то есть по сути изобретение как таковое. Таким образом, изобретение согласно данной теории по сути включает в себя все аналогичные, подобные решения и соответственно нет необходимости применять доктрину эквивалентов, чтобы расширить объем защиты.

Однако, по теории периферийного определения, претензии определяют объем защиты изобретения. Таким образом, то, что выходит за рамки претензий, выходит соответственно за рамки защиты. При использовании данной теории, доктрина эквивалентов становится важным дополнением в вопросе интерпретации патента и объема его правовой защиты. Доктрина эквивалентов позволяет судам распространить объем защиты свыше формулировки претензий, чтобы включить решения, которые буквально не покрываются, однако близко связаны с изобретением, на которое выдан патент.

Теория периферийного определения изначально была развита Американскими судами в далеком конце 19 века, однако, начиная со Страсбургской конвенции Европейского совета 1963 года, теория периферийного определения постепенно стала превалирующей в Европе.

Согласно Протокола об интерпретации статьи 69 EPC 1973, объем защиты не должен быть ограничен строгим, буквальным значением, используемым в тексте претензий. Протокол об интерпретации статьи 69 новой ЕРС 2000, включает еще более четкое указание в связи с эквивалентами – «для определения границ защиты, предусматриваемой Европейским патентом, внимание должно быть уделено каждому элементу, который эквивалентен элементу, указанному в претензиях».

Использование теории периферийного определения и доктрины эквивалентов, приводит к тому, что суды обязаны принимать двух-этапный тест в делах о нарушениях прав на патент. Первый этап заключается в необходимости определения предмета изобретения (по немецки – Gegenstand der Erfindung), который определяется языком претензий. Второй этап заключается в определении нарушения. В случае если решение, предположительно нарушающее патент находится вне буквального объема претензий, суд должен решить существует ли нарушение по доктрине эквивалентов.

Таким образом, применение доктрины эквивалентов означает расширение защиты свыше буквального объема защиты изобретения, предоставляемого патентом. Однако каким образом определить границы этой защиты? Во-первых, следует учесть, что предыдущий уровень техники должен остаться так сказать «нетронутым защитой» - это сфера общего интереса и она должна оставаться свободной для использования всеми. По этой же логике невозможно распространить защиту по доктрине эквивалентов на нечто очевидное для специалиста в данной области, то есть на так называемый латентный уровень техники. Во-вторых, защита не должна распространяться на новые и независимые изобретения, потому как иначе будет тормозиться технический прогресс. И, в–третьих, естественно не аналогичные технические решения должны оставаться вне расширенного объема защиты.

В делах о нарушениях по доктрине эквивалентов, по Американской практике выработался стандартный контраргумент – prosecution history estoppel – то есть то, что заявитель не может испрашивать защиту в отношении того, что было дискламировано во время процесса экспертизы, а поскольку главная причина для дискламирования заключается в том, что конкретный элемент является очевидным или известным, prosecution history estoppel служит своего рода ограничителем предыдущего уровня техники.

В одном из самых известным и наиболее часто цитируемых немецких дел, Formstein, Bundesgerichtshof определил тест для эквивалентов следующим образом: может ли специалист в данной области основываясь на изобретении, защищенном претензиями, решить ту же проблему, которую решает изобретение с помощью средств, имеющих тот же эффект, то есть может ли он достичь желаемой цели другими средствами, которые также позволяют достичь этого результата? В последующем деле Zerlegvorrichtung, Bundesgerichtshof уточнил, что тест на очевидность для целей определения нарушения по доктрине эквивалентов тот же самый, что и тест на очевидность для целей определения наличия изобретательского шага.

Следует особо отметить, что объем защиты не включает в себя все технические решения, которые решают одну и ту же проблему. Тот факт, что так сказать атакуемое решение достигает того же самого технического эффекта, один по себе не может быть достаточным для того, чтобы доказать эквивалентность. Необходимо наличие двух дополнительных требований – эквивалентное решение должно быть очевидной модификацией изобретения и эквивалентное решение не должно быть известно из предыдущего уровня техники.

Гармонизации на европейском, не говоря уже о международном уровне, в этой области пока что нет и в ближайшее время не предвидится, поэтому критерии для определения нарушения по доктрине эквивалентов остаются в ведение национальных судов.


Далее вкратце о самом часто вспоминаемом, ключевом и значительном деле, которое касается использования доктрины эквивалентов – деле Festo – деле, в котором было рассмотрено соотношение доктрины эквивалентов и доктрины процессуального отвода – prosecution history estoppel.

Дело Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Corportaion было рассмотрено Американским Верховным судом в 2002 году. Суть дела заключалась в следующем: Корпорации Festo принадлежало два патента на устройство. Изначальная патентная заявка была отклонена экспертом патентного ведомства, ввиду чего позднее в обе заявки были изменены таким образом, чтобы включить два ограничения. После получения патентов, Festo начал продавать свое устройство. Однако вскоре на рынок вышла Shoketzu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. со схожим устройством. Festo подал иск в суд, претендуя на признания нарушение патентов Festo по доктрине эквивалентов.

Американский Апелляционный суд Федерального округа признал, что любое ограничение патента создает непреодолимое препятствие использованию эквивалентов для определения объема защиты. То есть, если например, «крепление, с помощью которого соединяются два компонента», однако позже сократить «крепление» до «винта», то в случае если кто-либо будет использовать не винт, а скажем болт, то это не будет нарушением по доктрине эквивалентов, так как заявитель сам себя ограничил.

Однако, решение Американского Апелляционного суда было оспорено в Верховном, который в свою очередь счел, что ограничение патента per se не создает непреодолимое препятствие для использования доктрины эквивалентов, нужно смотреть природу этого ограничения. Так например, если изменение было сделано с целью уточнить перевод, патентообладатель не должен страдать из-за ограничения прав. Однако, если изменение было сделано для того, чтобы избежать перекрытия с другим патентом, тогда презюмируется, что патентообладатель отказался от права жаловаться на нарушение чего-либо сверх буквального толкования претензий его собственного патента.

В частности, суд счел, что решение патентообладателя ограничить претензии, подразумевает, что патентообладатель отказывается от так сказать «территории» между оригинальной претензией и измененной претензией, то есть презюмируется, что патентообладатель отказался от всех эквивалентов в данной связи. Однако, суд посчитал, что возможны случаи, когда изменение не может рассматриваться как отказ от эквивалентов. По мнению суда, доктрина процессуального отвода неприменима в случаях, когда:
Ø эквивалент невозможно было предусмотреть на момент подачи заявки
Ø основная причина, обоснование ограничения имеет лишь поверхностную связь с эквивалентом
Ø или возможна какая-либо другая причина, по которой от патентообладателя невозможно было бы ожидать, что он опишет незначительный заменитель.