Patent claims – что это, зачем это, классификация

(c) Maria Boicova, 2007 -2009

Patent claims – что это, зачем это, классификация

Патентная формула (в латышской терминологии - pretenzijas) – это обязательная часть заявки на выдачу патента. Именно патентная формула характеризует сущность изобретения и определяет объем правовой охраны изобретения.

Интересно то, что патенты появились очень давно – первые еще в 19 веке, но первые патенты в Европейских странах не содержали патентных формул в нашем понимании примерно до 1970 года (так по крайней мере написано в одной из статей). В свою очередь, в Америке патентная формула была неотъемлемой частью патентной заявки еще начиная с принятия Патентного Акта 1836 года.

Патентная заявка должна содержать хотя бы один пункт формулы, однако для присвоения даты подачи в ряде стран формулу подавать необязательно. Как например – по ЕРС 2000 формула может быть подана позже и это не влияет на дату подачи.

Стандартный пункт патентной формулы состоит из двух основных частей – ограничительной и отличительной. Написание пунктов формулы по такой модели характерно для Европы. В Америке используется обычно другая конструкция.

Стандартный пункт формулы состоит из:

- преамбулы или ограничительной части. (в английской терминологии – именно преамбула.) Ограничительная часть патентной формулы, по определению из Полякова - содержит те признаки, которые являются общими с признаками прототипа. Но вообще в этой части пункта формулы могут не быть перечислены все общие признаки, а может просто определяться класс изобретения, или даже главные особенности, например «an apparatus…», или «a therapeutic method for treating cancer...». Преамбула может также содержать отсылку на более ранние пункты – например – «a method of claim 1…» Согласно ЕРС – преамбула это все то, что включено в соответствующий пункт до слов «characterized in that…» или «characterized by…».

- далее так называемая «переходная фраза» (на английском языке - transitional phrase) – которая определяет, что последует далее – это могут быть фразы «comprising…”, “having at least the following elements…”, “consisting of…”, сharacterized in that или аналог

- после этого следует отличительная часть патентной формулы – в английской терминологии - body. Именно в этой части находятся признаки, отличающие объект изобретения от его прототипа, то есть в этой части описывается уже конкретная специфика этого конкретного изобретения.

В патентной формуле важно каждое слово, не говоря уже о цифре. Нельзя вольно использовать синонимы, потому как их значение не всегда 100% идентично. Например, синонимы – “comprise” и “consists” в принципе имеют одно и тоже значение, однако если мы говорим о патентной формуле, то comprise – это consisting at least of, а consists - это consisting only of. То есть состоящий как минимум из или состоящий только из… Очевидно, что объем защиты от одного только слова меняется радикально. Более того, в зависимости от того, используется consisting или comprising, пункты формулы классифицируются на opened claims и closed claims. Соответственно если comprising – то это opened claim, а если consisting of – то closed.

Пункты могут быть независимыми и зависимыми. К тому же не всегда если из одного пункта идет отсылка на другой, этот пункт является зависимым. По ЕРС если пункт формулы из одной категории, например process claim (то есть пункт формулы, в котором заявляется процесс) зависит от пункта формулы из другой категории, например product claim (то есть пункт формулы, в котором заявляется продукт) то это независимый пункт. В свою очередь, в Америке подобный пункт формулы будет считаться зависимым.

Правила написания пунктов формулы допускают multiple dependent claims – то есть когда в пункте формулы идет отсылка сразу на несколько предшествующих пунктов. Из основных правил в отношении multiple dependent claims – они должны содержать альтернативу – то есть нельзя включить пункт, в котором заявлялся бы “method of claims 1 and 2…” – должно быть – “a method of claims 1 or 2…”. И конечно же нельзя просто указать - “a method of any other claims…» - должно быть указание, позволяющее безоговорочно понять, о чем конкретно идет речь.

В контексте пошлин необходимо отметить, что в случае отсылки на 3 предыдущих пункта в Америке для целей расчета пошлин это считается как три отдельных зависимых пункта. Чтобы обойти это, в Америке используют так называемые Markush grouping или Markush claims, но об этом чуть позже. В Европе дела обстоят проще – у нас нету драконовских мер по пошлинам в случае multiple dependent claims – они считаются как один зависимый и все.

Пункты формулы могут также быть классифицированы как:
- product claim
- process claim
Соответственно пункт формулы, в котором заявляется физический объект – продукт, устройство, и пункт формулы, в котором заявляется процесс или метод использования.

Указанное деление является самым базовым.

Существует также и более детальное деление, потому как зачастую пункты находятся где-то посередине между product и process – как например, в случае product by process claims.

Далее немного о специфических категориях пунктов формулы:

Уже упомянутые Product-by-process claims – это пункты формулы, в которых продукт определяется с помощью процесса его производства. Особенно характерны такие пункты в химии и фармацевтике. Пример product-by-process claim – “product obtained by the process of claim X…”, или “product made by the steps of…”. Подобные пункты по Европейской практике разрешены только в случае если сам продукт патентуем как таковой и при условии, что иначе чем через процесс данный продукт не описать (то есть если нельзя его описать с отсылкой на состав или другие характеристики самого продукта. Product-by-process чаще встречаются в Американских патентах, где подобных ограничений нет.

Опять же уже ранее упомянутые – Markush Claims
Название произошло от имени Eugene Markush – первого изобретателя, использовавшего подобную конструкцию в своем американском патенте 1920 года… Markush claims – это пункты формулы написанные по схеме «a method selected from one of the following groups: method of claim 1, method of claim 2,…». По американским законам это способ как избежать дополнительных пошлин, потому как multiple dependent считаются как несколько зависимых, в свою очередь Markush claim, вне зависимости от того, на сколько пунктов идет отсылка, считается одним пунктом для целей подсчета пошлин. В Европейских патентах – Markush claims не встречаются.

Omnibus claims
Это структура пункта формулы, которая на удивление, категорически запрещена в Америке и ни один американский эскперт ее не пропустит, однако подобная структура в принципе допустима в Европе. Это пункт формулы, где идет отсылка на описание, либо на рисунки – например – «apparatus as described in the description…” или “an X as shown in Figure Y…”. Согласно ЕРС omnibus claims допустимы при условии, что это “absolutely necessary”.

Ну и наконец последняя из основных категорий пунктов патентной формулы:

Swiss-type claims
Конструкция пункта формулы, если речь идет о втором и последующем применении известного вещества или состава. Например, известно химическое соединение и известно его применение – скажем для лечение головной боли. А потом найдено последующее применении – например для восстановления волос на голове. Проблема – вещество известно, нет новизны – соответственно следует отказ по 54 статье ЕРС. Общая концепция медицинской формулы включенной в состав тоже известна. Новым является только метод лечения, однако метод лечения непатентуем по 52 статье ЕРС. Поэтому когда мы например, получаем американский РСТ с пунктами – «метод лечения того-то и того-то», необходимо переделывать пункты формулы на swiss-type claims – чтобы было «метод использования того-то и того-то для лечения…». Swiss-type называется, потому что впервые такую конструкцию разрешили в Швейцарии.