Право интеллектуальной собственности и индустрия моды

(c) Maria Boicova, 2008

In order to be irreplaceable one must always be different

Знаменитая фраза, вынесенная в эпиграф, принадлежит не менее знаменитой женщине в индустрии моды - Коко Шанель и в переводе означает «чтобы стать незаменимым, нужно всегда отличаться». Эта фраза в равной мере относиться как к индустрии моды, так и к другим сферам деятельности человека. Иными словами, чтобы преуспевать в любом виде бизнеса необходимо предложить потребителям нечто более новое, более качественное, более интересное, то есть отличающееся по какому-либо из параметров от аналогичных товаров или услуг, предлагаемых конкурентами. Однако необходимо особо подчеркнуть, что для успешной работы в любой сфере бизнеса недостаточно просто придумать и воплотить в жизнь какую-то инновацию, жизненно важно закрепить за собой все соответствующие права на нее.

Мир моды, несомненно, символизирует собой перманентное движение и, используя термин специалистов по маркетингу, перманентный креатив. В рамках данной статьи хотелось бы обратить внимание на вопросы защиты интеллектуальной собственности именно в этом своеобразном, динамичном мире, в мире моды. Тем не менее, уместно повторить, что то, что актуально для мира моды, в равной степени актуально и для других сфер жизни и бизнеса.

Особенность индустрии моды заключается в том, что новые дизайны одежды, обуви и аксессуаров создаются со скоростью минимум раз в сезон, а мода, как известно, движется вперед, значительно обгоняя все остальные сферы человеческой деятельности. Так, например, коллекция осень-зима 2006-2007 уже представлена практически у всех ведущих мировых домов мод. Чтобы стать незаменимым, нужно все время отличаться - продолжая эту логическую цепочку можно добавить – чтобы отличаться необходимо все время придумывать что-то новое, нужно все время творить. Однако, принимая во внимание жесткую конкуренцию современного рынка, а в особенности индустрии моды, придумав что-то новое, необходимо защитить это как можно скорее, пока твою идею не «экспроприировали» конкуренты.

Товарные знаки

Первый вид интеллектуальной собственности, который ассоциируется с индустрией моды это, несомненно, товарный знак.

Товарный знак – это обозначение, отличающее товары или услуги одного производителя от товаров или услуг других производителей. Другими словами – товарный знак призван выделить товар на фоне конкурентов и установить в сознании потребителя связь конкретного знака и конкретного производителя. Как известно, первые товарные знаки появились тогда, когда ремесленники, создавая свои товары и художественные произведения, отмечали их особым символом. Именно по этим символам можно было отличить товары одного ремесленника от товаров другого. Современные товарные знаки исполняют ту же функцию – отличают товары одного производителя от товаров другого. Самая главная функция товарного знака, помимо отличительной, идентификационной функции, это то, что товарный знак является гарантией определенного качества, определенных характеристик.

Таким образом, товарный знак является свооеобразным гарантом определенного качества.

Индустрия моды – это, наверное, самый яркий пример мира, где, образно говоря, «правят» бренды. Блузка с заветным символом перекрещивающихся букв «С» (символ Chanel) или изображение головы древнегреческой Медузы (символ Versace) с большой долей вероятности будет более привлекательна для потребителей, чем аналогичная блузка, но без "заветного" лейбла. Гиганты мира моды вкладывают огромные деньги в то, чтобы их товарный знак вызывал у потребителей желание заплатить больше, но получить взамен гарантию качества и символ принадлежности к определенному кругу.

Товарный знак в индустрии моды выступает в качестве своеобразной «короны», венчающей весь бизнес соответствующего дома моды.


Промышленные образцы

Наверняка почти каждой моднице знакома сумочка, с которой в свое время на обложке „Life Magazine” появилась принцесса Монако Грейс Келли. Сегодня „Kelly bag” это один из промышленных образцов, зарегистрированных в качестве промышленных образцов Европейского сообщества на имя известной французской компании Hermes.

Под промышленным образцом, согласно определению, данному Всемирной организацией интеллектуальной собственности, понимается оформительский или эстетический аспект изделия. Он может состоять из трехмерных компонентов, таких как форма или поверхность какого-либо изделия или двухмерных компонентов, таких как рисунок, линии и цвет. Промышленный образец не предполагает охрану каких-либо технических особенностей того изделия, частью которого он является, потому что его цель защищать именно эстетическую сторону созданного изделия. Промышленные образцы регистрируются в отношении часов, ювелирных изделий и других предметов роскоши, в отношении кухонной утвари и бытовых электроприборов, в отношении транспортных средств и архитектурных объектов, а также в отношении рисунков на ткани, разнообразных предметов досуга и даже новых шрифтов. Таким образом, спектр возможных видов деятельности, в которых применимы промышленные образцы, разнообразен.

Подтверждением того, что промышленные образцы являются одним из часто применимых способов защиты интеллектуальной собственности является то, что, согласно официальной статистики, предоставленной Всемирной организацией интеллектуальной собственности, более 20% из общего числа зарегистрированных в Европе промышленных образцов зарегистрированы именно на имя компаний, работающих в индустрии моды в отношении обуви, одежды и аксессуаров.

Регистрация промышленного образца в отношении дизайнерских инновации в индустрии моды – это основание для защиты от подделок и имитации со стороны конкурентов.


Авторское право

Новые дизайнерские решения, помимо регистрации их в качестве промышленных образцов, безусловно, могут охраняться и как объекты авторского права. Авторское право защищает автора без регистрации с момента создания произведения.

Однако касательно авторского права стоит отметить, что эта область наименее защищена с правовой точки зрения, в том плане, что в случае нарушений авторского права, нарушителя труднее призвать к ответственности, чем в случаях нарушений, например, прав владельца товарного знака или промышленного образца.

Изобретения

Патенты на изобретения также являются одним из ключевых компонентов портфолио защиты прав интеллектуальной собственности. Патентная охрана означает, что изобретение не может быть изготовлено, использовано, распространено или продано без согласия патентовладельца. Для получения патентной охраны изобретение должно быть новым, промышленно применимым, и должно иметь изобретательский уровень, то есть не быть очевидным. В большинстве европейских стран научные теории, математические методы, сорта растений или породы животных, открытие природных веществ, методы выполнения хозяйственных операций и методы медицинского лечения (но не сами медицинские продукты) не патентуются. Однако для технологии производства нового вида ткани с улучшенными свойствами, для новой технологии, например, шитья или для нового устройства, например, для глажения ткани, при условии, что это изобретение новое, промышленно применимое и неочевидное, патентная охрана доступна в любой стране.

Ноу-хау

Ноу-хау (know-how) – это знания, опыт, промышленные секреты, которые необходимы для успешного разрешения технических или прочих заданий, возникающих в ходе работы предприятия. Чаще всего под ноу-хау понимается результат технического творчества, однако это понятие применимо и к иной информации, которая необходима, например, для изготовления какой-либо продукции, а также в отношении изобретений, которые по каким-либо причинам не были запатентованы.

Согласно определениям, ноу-хау это набор технической информации, которая является тайной, существенной и зафиксированной. На практике ноу-хау – это любая секретная информация, которая обладает ценностью для того, кто этой информацией владеет, и которая в случае ее раскрытия, принесет определенный ущерб ее владельцу.

Стоит, тем не менее, разграничить такие понятия как ноу-хау и коммерческая тайна. Любой ноу-хау – это коммерческая тайна, однако не каждая коммерческая тайна может считаться ноу-хау. Например, информация о зарплатах работников или ценовой политике предприятия может храниться как коммерческая тайна, однако ввиду того, что раскрытие такого рода информации не может нанести прямого материального ущерба ее владельцу, то данная информация не может считаться ноу-хау. Стоит еще раз повториться, что только та информация, которая имеет какую-либо материальную ценность, может считаться ноу-хау.

Однако стоит отметить, что и успешная защита коммерческой тайны не менее актуальна для индустрии моды. Коммерческая тайна включает в себя достаточно широкий спектр возможных видов конфиденциальной информации, начиная от списка клиентов и до стратегии сетевого менеджмента.


Несомненно, некоторые дизайнерские решения приходят и уходят по окончании сезона, однако существуют и так называемые «вечные ценности», как например, уже упомянутая ранее сумка „Kelly bag” или платье «Queen Elisabeth II», созданное Джоном Гилиано для коллекции Haute Couture от Dior 1998 года, или классический дизайн костюма Шанель, разработанный «Великой Коко» в 30х годах 20 века. Последний сейчас можно купить за 5 тысяч долларов США. Многие известные дома мод в разное время создают «вечные шедевры» и если их создатели вовремя не позаботятся о защите своей интеллектуальной собственности, то недобросовестные конкуренты совершенно безнаказанно смогут воспользоваться созданным объектом права интеллектуальной собственности.


В заключении хотелось бы повтoрно отметить, что индустрия моды – это воплощенная в жизнь креативность, это постоянное движение, это постоянные инновации и новые дизайнерские решения. Защита интеллектуальной собственности для мира моды это не просто обязательное условие, это жизненно важная необходимость. Однако то же самое актуально и для производителя, например, безалкогольных напитков: название – это товарный знак, технология производства напитка – вполне возможно – изобретение, тактика ведения бизнеса – ноу-хау, а форма бутылки возможно промышленный образец…

Таким образом, хочется обратить внимание на то, что, основывая свое дело, необходимо не только разработать с партнерами по бизнесу или финансовыми консультантами бизнес-план и стратегию развития самого бизнеса, но и вместе с профессиональным юристом, занимающимся защитой интеллектуальной собственности, продумать стратегию защиты объектов Вашего интеллектуального капитала от возможных посягательств со стороны недобросовестных конкурентов.

Main topics on Trade Secrets in Latvia

(c) Maria Boicova, 2005

SUMMARY OF THE SPEACH BY MARIA BOICOVA, IP LAW FIRM LATISS, AT THE AIPPI BALTIC CONFERENCE HELD ON APRIL 06-07, 2005 IN RIGA, LATVIA.

1. What is a trade secret? Definition.

- There is no globally accepted definition
- Oxford’s “Law” dictionary:
“some process or product belonging to a business, disclosure of which would harm the business’s interests”;
- The Freedom of Information Law of the Republic of Latvia:
“information shall qualify as a trade secret, if by disclosing it, an institution may adversely affect the ability to compete of the person who has submitted this information”;
- The Commercial Law of the Republic of Latvia:
“comprises such things of an economic, technical or scientific nature associated with the undertaking of a merchant, and information which is recorded in writing or by other means, or is not recorded, which have an actual or potential financial or non-financial value, and which, by their coming into the disposition of another person, may cause losses to the merchant, and in relation to which a merchant has taken reasonable measures to preserve secrecy”; et c.


2. What might be regarded as being a trade secret

- any formula, pattern, device or compilation information which is used in one’s business and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it.
- negative information, such as research options that have been explored and found worthless


3. Necessary prerequisites for the information to be considered as being a trade secret

- Basic prerequisites:
1) is or may be used in business
2) is not generally known in that trade or business - the de facto secrecy
3) shares a commercial value derived from its secret nature
4) is the subject of the owner’s continued efforts that are reasonable under the
circumstances to maintain its secrecy

- Factors, which are to be analyzed to determine whether the information is a trade secret:
1) the extent to which the information is known outside the owner’s business
2) the extent to which the information is known by employees and others involved in the
owner’s business
3) the extent of measures taken by the owner to guard the secrecy of information
4) the value of information to the owner and to its competitors
5) the amount of effort or money, contributed by the owner to develop the information
6) the ease or difficulty with which the information could be properly acquired or
duplicated by others

4. When the trade secret is a benefit?

A trade secret is definitely a benefit:
1) when the information, which is considered to be a trade secret is not protectable by
any other IPR
2) when the likelihood is high that the information can be kept secret for a considerable
period of time
3) when the trade secret is not considered to be of such great value to be deemed worth a
patent
4) when the new information does not need to be put on the market at the time of its
exploitation, e.g. when the secret relates to a manufacturing process rather than to a product, as produced are more likely to be reverse engineered

Pluses of trade secret protection in comparison with patent afforded protection:
- non-public; the description of an invention is not publicly available;
- no exact period of protection; protection lasts as long as the information is maintained
as a trade secret;
- is applicable to the sort of information which is not protectable by other IPR
protection types: e.g. customer lists, manufacturing methods, marketing plans, source codes, which however might be considered rather valuable by the owner.

Minuses of trade secret protection in comparison with patent afforded protection:
- trade secrets cannot deter others from competing; patents deter others from competing
in an area of technology, while trade secrets do not.
- can only stop someone from actively misappropriating a trade secret, while can only be purposeful; a patent excludes others from practicing an invention even if such practice as innocent infringement.


5. Examples of successful trade secrets:

1) In ancient China revealing the secrets of silk production or smuggling silkworms out of the country was punishable by death, an effective sanction which delayed the first manufacture of silk in the West by a good 2000 years.

2) The same disincentive was applied to Venetian glassmakers who, even if they had no intention of spilling the beans, were still all locked up on the island of Murano, turning out millefiori and the like without risk of competition.

3) Coca-Cola keeps the recipe for its world-conquering drink locked away in a bank vault in Atlanta, Georgia, accessible to only two people who are never permitted to travel together, in case they are both killed in an accident, or kidnapped by Pepsi and the formula that taught the world to sing is lost forever.

4) Famous Olivie salad is a great example of trade secret protection. Although there were and there most definitely are plenty of hints, nobody in the world knows how to make the Olivie salad, for the reason that Mr.Olivie has never disclosed neither all the ingredients, nor the proportions.




6. Misappropriation of the trade secrets:

- Misappropriation:
1) wrongful borrowing
2) the fraudulent appropriation of funds or property entrusted to your care but actually owned by someone else
(Internet dictionary at http://www.hyperdictionary.com/)

- in the area of trade secret law, any wrongful taking of a trade secret is called misappropriation of the trade secret.

- When the disclosure or using of the trade secrets is not considered a misappropriation:
1) confidential disclosure to employees or others bound to secrecy does not destroy status of the trade secret
2) if the subject matter of an alleged trade secret is created through an initiative of the employee, the employee may then have an interest in the subject matter at least equal to that of his employer or in any event, such knowledge is part of employee’s skill and experience, consequently it cannot be regarded as a misappropriation.
3) an inevitable misappropriation; if the former employee’s new job is so similar to the former job, that the former employee cannot prevent his knowledge of his former employer’s confidential methods from showing up in his work.

- the remedies which might be available for misappropriation of a trade secret include (e.g. in USA, UK):
1) injunctions
2) actual damages
3) attorneys fees
4) punitive damages
5) possible criminal prosecution

- a cause of action for misappropriation of trade secret may lie in:
1) contract and tort law in common law jurisdictions and civil law in civil law countries
2) unfair competition law
3) criminal law
4) the laws governing employer’s and employee’s relations
5) the laws governing fiduciary obligations

- in the claim you have to prove:
1) that the trade secret actually existed
2) that it was acquired through a breach of confidentiality relationship or discovered bu
improper means
3) that the trade secret was used or disclosed without authorization from its owner


7. Legislation of Latvia about trade secrets:

- the protection of trade secrets for the absence of special legislation might be granted under:
1) the Labour law
2) the Criminal law
3) the Law on competition
4) the Civil law
5) The Freedom of Information law
6) The Commercial law

+ 7) the provisions of TRIPS and
8) the provisions of Paris Convention for the protection of industrial property

1) The Labour Law

Article 11, part 3:
(3) Employee representatives have the duty not to disclose information brought to their attention that is a commercial secret of the employer. The employer has the duty to indicate in writing what information is to be regarded as a commercial secret.

Article 83:
Duty of Non-disclosure
(1) An employee has a duty not to disclose any information brought to his or her knowledge which is a commercial secret of the employer. The employer has a duty to indicate in writing what information is to be regarded as a commercial secret.
(2) An employee has a duty ensure that the information referred to in Paragraph one of this Section relating to the performance of his or her work is not directly or indirectly available to third parties.

2) The Criminal Law

Article 200:
Unauthorized Acquisition and Disclosure of Information Containing Commercial
Secrets, as well as Unauthorized Disclosure of Inside Information of the Financial Instrument Market
(1) For a person who commits unauthorized acquisition of economic, scientific technical, or other information in which there are commercial secrets, for use or disclosure by himself or herself or another person, or commits unauthorized disclosure of such information to another person for the same purpose, as well as commits unauthorized disclosure of inside information of the financial instrument market,
the applicable sentence is deprivation of liberty for a term not exceeding five years, or custodial arrest, or community service, or a fine not exceeding one hundred times the minimum monthly wage.
(2) For a person who commits theft of the information indicated in Paragraph one of this Article,
the applicable sentence is deprivation of liberty for a term not exceeding eight years, or a fine not exceeding one hundred and fifty times the minimum monthly wage.
[18 December 2003]

3) The Law on competition

- the breach of trade secret, its misappropriation or disclosure or anything else of that ilk is undoubtedly considered as being an unfair competition.

Article 18, part 3, point 4
- the unauthorized gaining, using and distributing of an information which is a trade secret is considered to be a obstacle to the competition, and therefore, an unfair competition


Article 18, part 1
- the unfair competition is prohibited.

Article 19
- the Competition Board might apply a fine for the abovementioned actions up to 5% of the net turnover of the last financial year, although not less than 250 lats.

2) The Civil law

Article 1
- “rights should be used and duties should be performed only in good faith”
- the misappropriation of the trade secret, the unauthorized disclosure of that etc. are undoubtedly contrary the first article of the CL.

Article 2391
- “No one has the right to unjustly enrich himself or herself, harming and at the expense of another person. If a person has suffered losses therefrom he or she may demand the return of that which and the amount the other person has been enriched by”.

3) The Freedom of information law

Article 5, part (2)
- “(a)s restricted access information shall be deemed information: <…>
3) which concerns trade secrets;

Article 5, part (3)
- the author of information or the manager of an institution has the right to grant, by his or her order, the status of restricted access information, indicating the basis therefore provided by this Law or by other laws.

Article 5, part (4)
- information, which is accessible to the public without restrictions provided by law, or which has already been published, shall not be deemed to be restricted access information.

Article 7, part (1)
- information shall qualify as a trade secret, if by disclosing it, an institution may adversely affect the ability to compete of the person who has submitted this information.

Article 7, part (2)
- protection of the trade secrets of natural and legal persons may not restrict the rights of other natural and legal persons to obtain information which is accessible in accordance with other provisions of law.

4) The Commercial law

Article 19, part (1)
- a commercial secret comprises such things of an economic, technical or scientific nature associated with the undertaking of a merchant, and information which is recorded in writing or by other means, or is not recorded, which have an actual or potential financial or non-financial value, and which, by their coming into the disposition of another person, may cause losses to the merchant, and in relation to which a merchant has taken reasonable measures to preserve secrecy.

Article 19, part (2)
- a merchant has exclusive rights to commercial secrets.

Article 19, part (3)
- a merchant has the right to request the protection of commercial secrets, as well as
compensation for losses, which have been caused by the illegal disclosure, or utilisation of the commercial secrets.


7) TRIPS

Article 39
1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10) so long as such information:
(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
(b) has commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

8) Paris Convention for the protection of industrial property

Article 1, part (3)
Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.

8. Summary of the basic problems of trade secrets` protection in Latvia

1) no exact definition;

2) absolute inconsistency of terms: know-how, special technical information, commercial secrets, trade secrets, special professional knowledge etc;

3) no law governing all the various aspects of protection of that type of IPR

4) in the absence of law - no defined principles of protection

5) remedies available for the misappropriation of the trade secrets not defined


9. Non- legislative measures of protection of the trade secrets

Non-legislative measures of protection of the trade secrets:
1. agreements with licensees and financial partners
2. non-disclosure agreements with employees
3. warnings or notices on written materials, stating that they are secret
4. physical security measures, such as for example, periodic security checks, closed-circuit monitors, restricted access, classified areas etc.

Concerning the non-disclosure or confidentiality agreements, it is important to stress that it must consist of:
1) promise of the employer, that he will disclose trade secrets to the employee
2) return promise of the employee not to use the disclosed trade secrets for his own sake or further disclose them to the third party
3) clear definition of what is considered to be a trade secret, therefore what is entitled to protection
4) definition of steps, which the employee need to follow in order to protect the trade secrets of the employer

Protection of trade secrets in Latvia - problems and possibilities

(c) Maria Boicova, 2005

Protection of trade secrets in Latvia - problems and possibilities.
A speech delivered by Ms Maria Boicova at AIPPI Baltic conference in Riga, April 2005

First of all I would like to give a glimpse of the structure of my speach....

On one hand the topic of the protection of the trade secrets might seem a very narrow one – really – what there is much to say: trade secrets are mostly either non-protectable at all, or as the best outcome – protectable with very few means provided in the laws. Patents, copyright and trademarks are by virtue of their nature afforded certain protections by law, but trade secrets demand more proactive steps on the part of their owners in order to warrant protection.

On the other hand though in order to find out the way, you have have to know where to go, what is the starting point, what are the problems, that lack the possibility of solving at the time being, and various other questions that undoubtedly arise when starting analyzing this complex issue. So... The structure.

First and foremost the definition and prerequisites
Moreover, before I will come directly to the legislation of Latvia I will say some words about when the trade secret is a benefit and regarding the misappropriation of trade secrets – the definition and when the disclosure is not considered a misappropriation.

Therefore as to begin I would like to stress first and foremost, so-to-say the main problem in protection of the trade sescrets, which from others do arise – that is – that there exist neither global law on trade secrets nor there is any globally accepted definition of such. To say the least actually. In fact even in the different laws of one country might and do exist different definition of one and the same legal institute. And not even different definitions, but also different terms to be used in connection with this legal institute. For instance, I will here jump closer to the last part of my speach – in Latvian laws – trade secret is called commercial secret, then again trade secret, even know-how, although some believe it to be the same, it is definitely not .
In latvian laws you may also find the term zinatiba – which if translated grammatically is something like special knowledge. Here I stop for the moment.

Although as I have mentioned above, there exist no precise globally accepted definition, almost everyone agrees, that for the information to be considered as being a trade secret it has to be first of all de facto secret – that`s what everybody agrees with. Actually, there is both practical business reason and a concrete legal rationale for putting in motion a plan for safe-guarding trade secrets. On the first hand, for business purposes you need to protect your secret information from disclosure to your competitors for the reason that knowing that information gives you a supremacy over them. On the other hand, for information to be regarded as being a trade secret it obviously has to be actually kept secret. It is important to stress that the prerogative of secrecy, which in fact is included in the legal term “trade secret” is an absolute must for the information to be regarded as a trade secret.

When this requirement is satisfied? This question of course is in close connection with the question of misappropriation, though briefly the requirement of secrecy is satisfied if it would be difficult or costly for others to acquire and exploit the information without resorting to some form of wrongful conduct.
For the information to be considered a trade secret it has also to be protected by the owner, namely, the owner of the information has to be interested in keeping the information secret, he has to make continued efforts that are reasonable – here I have to stop once again. Concerning the reasonability – it is not defined either. You might, applying certain common principles, say that reasonable in this case has to be defined in comparing with the value of the trade secret itself. Although that would be the question of interpretation, which unfortunately is not clarified in any law.

Coming back in addition to the mentioned, the trade secret has to give its owner some sort of advantage over competitors. We might argue the prerequisite of commercial value, though the information which is trade secret has to be used in business – that`s for sure.

So – what might suit the aforesaid prerequisites?
First it is surely – any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one`s business and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. And in addition to that trade secret might constitute also the negative information – for instance research options that have been explored and found worthless.

The trade secret is a benefit:
1) when the information, which is considered to be a trade secret is not protectable by any other IPR
2) when the likelihood is high that the information can be kept secret for a considerable period of time
3) when the trade secret is not considered to be of such great value to be deemed worth a patent
4) when the new information does not need to be put on the market at the time of its exploitation, e.g. when the secret relates to a manufacturing process rather than to a product, as produced are more likely to be reverse engineered.

Of course many intangible assets are more suitable for trade secret than for patent protection. For example, customer lists, manufacturing methods, marketing plans and source code are all undoubtedly highly valuable assets to many companies. Trade secret protection for these types of assets may be the wisest choice, requiring a fundamental understanding of the key issues involved in trade secret protection.

Therefore if the information which suits the prerequisites to be considered a trade secret and the situation is one of the aforementioned benefit situations, then the protection offered by the status of the trade secret is much recommended.

As to the examples,– first that comes to mind is Coca-Cola. Patented technology, protected trademarks, and anyway – the recipe of this world-known drink is locked away in a bank vault in Atlanta, Georgia, accessible to only two people who are never permitted to travel together, in case they are both killed in an accident . Therefore – Coca-Cola is protected by all means available.

Concerning the misappropriation. As hyperdictionary defines it – it is wrongful borrowing, any wrongful taking in fact. To define the scope of what is wrongful and what is not, it is much more easier to start from an end – that is to define what is not considered the misappropriation and that is:
1) confidential disclosure to employees or others bound to secrecy does not destroy status of the trade secret
2) if the subject matter of an alleged trade secret is created through an initiative of the employee, the employee may then have an interest in the subject matter at least equal to that of his employer or in any event, such knowledge is part of employee’s skill and experience, consequently it cannot be regarded as a misappropriation.
3) an inevitable misappropriation; if the former employee’s new job is so similar to the former job, that the former employee cannot prevent his knowledge of his former employer’s confidential methods from showing up in his work.
4) Concerning the reverse engineering it is a complex issue – actually, taking into account that no espionage of any kind is in connection with pure reverse engineering – simply the final product, available to the public is studied to the point of defining the technology of producing it. Well… from this point of view, reverse engineering is also to be added to non-misappropriation.

So, it is possible to make the following conclusion regarding the misappropriation – everything which was not mentioned above as a non-misappropriation is to be considered as such, namely any borrowing of the trade secret, which is not included in the list of OK borrowing, is wrongful borrowing and therefore misappropriation.

But here it is noteworthy to stress also that a duty not to disclose can be regarded as being breached only when the information disclosed can be properly classified as a trade secret.

And here finally I have come to the main question – trade secrets in Latvia.
In the absence of special legislation the protection for this unique type of IP, might be granted under:
1) the Labour law
2) the Criminal law
3) the Law on competition
4) the Civil law
5) The Freedom of Information law
6) The Commercial law
+ 7) the provisions of TRIPs and
8) the provisions of Paris Convention for the protection of industrial property

On one hand – eight laws – might be rather good protection. Unfortunately.

Under the Labour law the employees are required not to disclose the information which is considered to be a trade secret of employer. Here! Another stumbling-block – so what? The employee is required… But what if he, by he I mean employee, decides that required, obliged et caetera are simply words, which in fact they are – there are no sanctions under the Labour law, namely if this requirement is not satisfied, then what? The questions remains unsolved.

Going forward. The Criminal law. Article 200 has sanctions for the disclosure or misappropriation of the commercial secret and the inside information and these are as follows:
deprivation of liberty for a term not exceeding five years, or custodial arrest, or community service, or a fine not exceeding one hundred times the minimum monthly wage.

And for the theft of the aforesaid information:
deprivation of liberty for a term not exceeding eight years, or a fine not exceeding one hundred and fifty times the minimum monthly wage.
In comparing with Lithuania, if I don’t mix up the matter – where for the aforesaid is the deprivation of liberty for a term not exceeding two years. one might say that the Criminal law in Latvia is to be considered as being rather tough for infringers. Though there comes another problem – the first I mentioned – the inconsistency of the terms used in the legislation of Latvia – this article of the Criminal law is applicable to the information containing commercial secrets and to the inside information of the financial instrument market. In fact trade secret is almost the same as commercial secret, but anyway not completely the same. Speaking about know-how – which surely must have been included in the scope of protection by the Criminal law is not mentioned either. But ok - for the purpose of this speech let us consider trade secrets and commercial secrets as being almost the same, especially taking into account that no legally accepted definition of any of them actually exist in Latvian laws.

The law on competition defines the fact of misappropriation of the trade secret as an unfair competition. Well, taking into account the possible fine for the unfair competition which might the Competition Board apply, being up to 5% of the net turnover of the last financial year… Comparing to that of Criminal law the sanctions under the law on competition are not the strict ones.

The misappropriation of the trade secrets might cause actual damages, which might be granted under the Civil law – article 1, article 2391… although it important to stress that these articles are only general principles… If you base your statement of claim on these articles only, that most probably won’t be regarded as being sufficient.

The Freedom of information law provides us with another term to be used in connection with trade secrets – a restricted access information… Articles concerning the matter are mainly descriptive in their nature, in other words – no sanctions included for the breach of the trade secret or the misappropriation of such.

The Commercial law speaks about commercial secrets – without defining precisely what are to be considered as such. Referring to the article 19, which defines commercial secret as inter alia information which is, restructuring the text of an article: recorded or not, has actual or potential value or does not have a financial value – so the definition which defines nothing though makes the issue even more complex. Besides in the aforesaid definition there is an interesting phrase included, namely “which may cause losses to the merchant”… Taking into account that the word “may” is of course more strict than “might”, although anyway – may is may not as well. What does the aforesaid signify? As to the commercial law – no precise definition of what is considered a commercial secret, no precise definition of the scope of protection. Ok, article 19, provides that a merchant has exclusive rights, and in particular right to request the protection of commercial secrets, as well as compensation for losses, which have been caused by the illegal disclosure or utilization of the commercial secrets. Fine. At least under this Article an owner of the commercial secret might claim actual damages. Of course once again – a question of the inconsistency of the terms, which by now I think is obvious. But there comes another problem as well – the merchant. According to the Commercial law – the merchant is a natural person (individual merchant) or a commercial company (partnership and Capital Company) registered with the Commercial Register. Does it mean that only a merchant has a right to protect his commercial secret, and trade secret as well? Or does it mean that commercial secret might belong only to merchant? Too many questions arise in connection with this matter.

That’s actually it with the Latvian laws. The owner of the trade secret may also refer to TRIPS, and the provisions of the Paris convention for the protection of industrial property, although the first one speaks about undisclosed information – which embraces both know-how and trade secrets and provides as follows – that natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by or used by others without their consent in the manner contrary to honest commercial practises.

And concerning the Paris Convention. Of course the examples of unfair competition provided by the Paris Convention do not include trade secrets infringement. Nevertheless, to my point of view and actually to the point of view of many lawyers it could be argued that misappropriation of trade secrets is unfair competition under the Paris Convention terms. Especially this sounds like appropriate if taking into account the Paris Convention Article 1, which inter alia establishes that industrial property shall be understood in its broadest sense.

So… The trade secrets following the aforementioned logic might, and actually are to be also be included in the scope of industrial property protection and therefore all the laws governing the industrial property protection in general might be applicable to them as well. Therefore when deciding cases concerning the trade secrets protection, all possible measures have to be analyzed profoundly.

In order to summarize the problems of trade secret’s protection in Latvia it is noteworthy to stress the following:
1) no exact definition;
2) almost absolute inconsistency of terms: know-how, special technical information, commercial secrets, trade secrets, special professional knowledge, even zinatiba etc.
3) no concrete law governing all the various aspects of protection of that type of IPR
4) in the absence of law - no defined principles of protection
5) remedies available for the misappropriation of the trade secrets not defined

As the topic of my speech is trade secret protection in Latvia – problems and possibilities and till this moment I have spoken mainly about the problems, now I would like to refer to the possibilities as well. Concerning the later it is important to emphasize that if speaking about the possibilities of the protection of the trade secrets one has to speak mainly about non-legislative measures of protection and theses are:

First and foremost – agreements with licensees and financial partners
Then – warnings or notices on written materials, stating that they are secret
Of course physical measures, such as periodic security checks, closed-circuit monitor, restricted access etc.
And finally – non-disclosure agreements with employees

The later must consist of several important points, such as:
clear definition of what is considered a trade secret – of what is entitled to protection
definition of steps, which the employee need to perform in order to protect the trade secret of the employer
promise of the employer that he will actually disclose to the employee the trade secret containing information and what is an absolute must in the non-disclosure agreements is
a return promise of the employee that he will not either use the trade secret of his employer for his own sake or disclose it to any third party

The aforesaid of course cannot assure absolute protection, but at least would be something…

And of course I am to add, that notwithstanding the problems in legislation of Latvia, mainly the inconsistency of terms, taking into consideration two following principles, the protection of trade secrets is still possible, even in under Latvian laws. These principles are the following:

First is one of the basic principles of legal theory that interpretation of the law cannot be only grammatical, you have to see the purpose of law – therefore use teleological method, and of course see things in general, therefore using systemical method – applying this principle even in Latvian laws, that lack legally defined definition, remedies et c. , lawyers can find the way to protect trade secrets of their clients.

And second principle is rather precisely defined by Lord Denning in famous case Seager versus Copydex Ltd. Citing: “The law on this subject does not depend on any implied contract. It depends on the broad principle of equity that he who has received the information in confidence shall not take unfair advantage of it. He must not make use of it to the prejudice of him who gave it without obtaining his consent.”
In other words – to trade secret’s protection is applicable the basic legal principle of good faith, provided inter alia in the first article of Civillikums - Civil Law of the Republic of Latvia - “rights should be used and duties should be performed only in good faith”.

Trade secrets therefore, notwithstanding Latvia being a civil law country, are to be treated with due care and due attention to both the doctrine, the case law and the basic legal principles. And taking into account the globalization processes, the accession of Latvia to the European Union and the harmonization of laws inside the Union, the question of defining the common for all the European countries principles of protection of this type of IP is undoubtedly of high importance.

I have mentioned at the beginning – in order to find the way, you need to know where to go, and as one of the wise man told – if we always knew where we are, it would be much easier to know where to go.

By now we do know where we are in the field of trade secret protection in Latvia – so going forward has to be much more easier.

European Community trademarks

(c) Maria Boicova, 2006
first published in "Referent" – Nr. 487 - April 2006

Как защитить cвою интеллектуальную собственность на рынке Евросоюза
или
Товарные знаки Европейского сообщества

Для производителя товаров или поставщика услуг конца 20 века было характерно ориентирование на национальный рынок. В начале 21 века рамки национального рынка для многих предпринимателей стали слишком узкими. В этой связи нельзя не упомянуть вступление Латвии в Европейский союз с его открытыми границами и процессы глобализации в целом – все это открывает для латвийских коммерсантов многочисленные пути дальнейшего развития бизнеса. Современные коммерсанты все чаще ориентируются на несколько рынков, а некоторые способны и реализуют свои возможности даже в многочисленных странах.

Товарный знак – зачем?

До сих пор бытует ошибочное мнение, что регистрация товарного знака не является обязательным условием, сопутствующим успешному развитию бизнеса. Говоря о причинах необходимости регистрировать свой товарный знак, в первую очередь следует обратить внимание, что только регистрация превращает товарный знак в собственность. Главная выгода владельца товарного знака заключается в том, что товарный знак и производимый товар или предлагаемая услуга в сознании потребителя будет тесно связана с предприятием владельца товарного знака. Известное изречение „Brand is a promise”, что в переводе означает «товарный знак – это обещание» в наилучшей мере иллюстрирует вышесказанное. Товарным знаком предприниматель дает понять потребителю, что он обещает ему определенное качество. Стоит отметить, что многие мировые гиганты различных индустрий начинали именно с обещания, которое затем успешно выполняли, тем самым, заслуживая уважение и преданность потребителей. Недаром говорят, что пол-жизни человек работает на имя, остальное время – имя работает на человека. Также и с товарным знаком – сначала коммерсант работает на то, чтобы его товарный знак стал узнаваемым, чтобы он приобрел репутацию, а потом знак будет работать на коммерсанта, принося ему прибыль.

Отсутствие регистрации товарного знака, в свою очередь, может привести к тому, что, например, конкурент, видя успешное развитие бизнеса коммерсанта, может зарегистрировать на свое имя используемое коммерсантом обозначение. Это только один из примеров того, как коммерсант может пострадать от своего нежелания действовать в соответствии с требованиями современного рынка. Помимо ранее упомянутой возможной регистрации «на себя», недобросовестный конкурент может и просто использовать знак успешного коммерсанта, таким образом получая прибыль, а возможно и пороча репутацию этого коммерсанта. Если знак не является зарегистрированным товарным знаком, то доказать факт недобросовестного использования товарного знака и получить компенсацию возникшего у коммерсанта ущерба представляется проблематичным, так как без наличия соответствующей регистрации товарного знака на имя коммерсанта не будет правового основания для предъявления каких бы то ни было претензий.

Таким образом, начиная свой бизнес, а тем более планируя свой выход на европейский рынок, коммерсанту необходимо в первую очередь подумать о вариантах защиты своей интеллектуальной собственности.
Возможности регистрации товарного знака

Традиционно выделяют три возможных процедуры регистрации знака:
1) национальная процедура регистрации товарного знака, когда заявка на регистрацию товарного знака подается напрямую в национальное патентное ведомство интересующей заявителя страны (или стран);
2) международная процедура регистрации товарного знака, когда на основании зарегистрированного (либо поданного на регистрацию) по национальной процедуре товарного знака, подается международная заявка, в которой указываются конкретные интересующие заявителя страны;
3) процедура регистрации товарного знака Европейского сообщества (Сommunity Trademark, или товарный знак Сообщества, далее в тексте - СТМ)

Знак по национальной процедуре выгоднее всего регистрировать, если заявителя интересуют лишь несколько стран, например, Латвия, Франция и Бельгия. Если коммерсанта интересует более широкий список стран, то необходимо проанализировать, что это за страны, и если интерес представляют именно страны Евросоюза, то стоит остановить свой выбор на регистрации СТМ.

СТМ – что это такое?

СТМ – товарный знак Европейского Сообщества, который позволяет получить правовую защиту для желаемого обозначения на территории всех 25 стран Евросоюза на основании единожды поданной заявки на регистрацию.

Таким образом, наличие регистрации СТМ позволяет коммерсанту защитить свои права на товарный знак во всех странах ЕС, подав заявку один раз, а не многократно (в каждую выбранную страну) как при регистрации знака по национальной процедуре. Охват регистрацией знака всех стран Евросоюза означает, что на основании зарегистрированного СТМ коммерсант сможет опротестовать регистрацию более позднего схожего либо идентичного знака в отношении тех же либо схожих товаров или услуг в любой из стран ЕС.

Следует однако отметить, что если регистрация СТМ будет погашена хотя бы в одной из стран Евросоюза, она автоматически будет погашена и во всех остальных странах ЕС. Однако, во избежание этого, перед подачей заявки на регистрацию рекомендуется проводить предварительный поиск на наличие более ранних схожих либо идентичных знаков.


Каким образом регистрируется СТМ?

Сразу стоит оговориться, что подготовку заявки на регистрацию СТМ лучше доверить юристу, специализирующемуся в области защиты прав интеллектуальной собственности, досконально знающему все требования и нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы правильно и корректно составить соответствующую заявку. Помощь профессионального юриста поможет коммерсанту максимально защитить его товарный знак.

В процедуре регистрации СТМ, выделяются следующие этапы:
1) подготавливается и подается заявка на регистрацию СТМ. Заявка может подаваться либо в национальное патентное ведомство, либо напрямую в OHIM – Офис по гармонизации внутреннего рынка – (Office for harmonization in internal market, далее – OHIM), который занимается регистрацией СТМ (расположен в г.Аликанте, Испания);
2) национальное патентное ведомство (если процедура регистрации была инициирована через национальное патентное ведомство) перенаправляет материалы заявки в OHIM;
3) OHIM, после проверки формальностей, направляет материалы заявки в каждое из национальных патентных ведомств Евросоюза;
4) национальные патентные ведомства в странах с проверочной экспертизой (то есть в тех странах, где перед регистрацией знака патентные ведомства проводят поиск на наличие схожих либо идентичных ранее зарегистрированных знаков) проводят поиск на предмет существования указанных более ранних знаков;
5) параллельно OHIM осуществляет экспертизу на наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации. (Например, обозначению, противоречащему морали и нравственности будет отказано в регистрации на указанных абсолютных основаниях);
6) заявка на регистрацию СТМ публикуется;
7) после публикации следует период 3 месяца, в течение которого заинтересованные лица (как правило это владельцы более ранних схожих либо идентичных знаков) могут оспорить регистрацию СТМ, путем подачи возражений;
8) если возражения не последовало, либо если поданное возражение было отклонено, происходит регистрация знака в соответствующем регистре СТМ.

Процедура регистрации СТМ является относительно несложной и менее затратной в сравнении с регистрацией знака, например, по национальной процедуре в каждой из стран Евросоюза. Стоит отметить, тем не менее, что универсального решения не существует и если в одном случае наиболее выгодной оказывается именно регистрация СТМ, в другом случае коммерсанту уместней зарегистрировать свой знак, например, по международной процедуре. Таким образом, перед принятием окончательного решения необходимо вместе с юристом проанализировать конкретную ситуацию, дальнейшие планы развития и пожелания Вашей фирмы и только потом выбирать наиболее выгодную именно для Вашего случая стратегию защиты желаемого обозначения в качестве товарного знака.

IP due diligence

IP due diligence – что это такое и базовые ремарки о том, как это проводится

(c) Maria Boicova, 2007

IP due diligence это глубокий анализ и оценка нематериальных активов компании, чаще всего - компании-цели.

Реже IP due diligence проводится в отношении своей собственной компании. В таких случаях IP due diligence прводится с целью привлечения инвестиций например, для ввода в производство нового изобретения.

IP due diligence в отношении собственной компании – это скорее частные случаи. В основном, IP due diligence проводится в отношении компании-цели.

Цель IP due diligence связана с защитой интересов инвесторов. Так как в сфере инвестиций действует принцип caveat emptor – то есть «риск на покупателе» – то перед тем, как вкладывать деньги, необходимо убедиться, что ты вкладываешь их не в «пустой звук».

IP due diligence зачастую является составной частью due diligence, который покрывает анализ всех активов компании-цели, а не только IP. Однако IP due diligence может проводиться и в отрыве от due diligence, в особенности если интерес для инвестора представляет именно, например, запатентованная технология.

В результате процесса IP due diligence «на выходе» клиент получает все необходимые данные по компании-цели, с четким описанием всех нематериальных активов, а также письменное юридическое мнение касательно интеллектуальных прав компании.

Источниками информации могут служить публичные IP регистры, судебные и прочие litigation resources, коммерческие регистры, вдобавок к стандартным интервью и questionnaires.

Патентный поверенный не может проводить IP due diligence в вакууме. Необходимо хотя бы общее понимание структуры сделки, бизнес-целей и прочего. Однако эта информация несомненно явялется конфиденциальной. Поэтому, перед тем, как проводить IP due diligence заключается договор о конфиденциальности, который подписывают все лица, задействованные в IP due diligence. Затем определяется сумма, которую клиент готов выложить за IP due diligence. Эта сумма зависит от размера сделки и обычно составляет фиксированную сумму плюс процент от сделки. В любом случае сумма составляет не меньше 7 тысяч евро. Когда стороны договорились о конфиденциальности и о деньгах, начинается собственно сам процесс.

Первый этап IP due diligence - это отправка Questionnaire или IP due Diligence request, который представляет из себя список вопросов, на которые должна ответить компания-цель. Этот список включает вопросы по каждой сфере – патенты, авторское право, товарные знаки, промобразцы и тд. и т.п. Вопросы в принципе сводятся к тому, что компанию-цель просят предоставить данные по каждому объекту IP – кто владелец, какая дата подачи, проводился ли предварительный поиск (в случае товарного знака), были ли когда-то суды, где этот объект был предметом спора, ит.д..

Следующая фаза IP due diligence это обработка полученных данных, перекрестная проверка этих данных в регистрах – как открытых, так и в закрытых. На этом этапе проверяется точность информации. Также неплохо на данном этапе запросить трудовые договора с работниками особенно в контексте того, чтобы узнать как прописан вопрос передачи прав на результаты «умственного труда». Золотое правило IP due diligence – проверка, проверка и еще раз проверка всех данных!

На следующем этапе делается оценка интеллектуальной собственности и стратегическая картография.

Последняя представляет из себя Freedom to operate analysis, изображенный графически. Freedom to operate analysis – это поиск схожих либо идентичных, либо потенциально конфликтных объектов IP, которые принадлежат другим лицам, и анализ вероятности, что на основании этих схожих, идентичных или потенциально конфликтных объектов IP будет подано возражение / иск против клиента, который заказал Freedom-to-operate. В свою очередь, IP mapping – это, как уже было сказано ранее – Freedom-to-operate в графическом виде. На человеческом языке – это ось координат, где за «ноль» берется например, патент, а далее в зависимости от того, насколько близка – далека схожесть и потенциальная угроза возможной подачи иска или еще чего, настолько близко изображается, например, патент - угроза. В принципе подобное графическое изображение довольно наглядно и позволяет сразу понять, откуда ждать угрозу и насколько она действительно реальна.

Таким образом, IP due diligence представляет из себя детальный анализ IP, которая принадлежит компании-цели, анализ того, насколько ценна эта IP и идентифицирование возможных рисков для инвестора.

В рамках IP due diligence проводится также анализ соответствия принадлежащего компании IP бизнес-целям данной компании – то есть оценивается нет ли чего лишнего, или наоборот защищено ли все, что надо.

Comparative Advertising в США и Европе

Comparative Advertising в США и Европе – краткий набросок регулирования

(c) Maria Boicova, 2007

Вопрос использования сравнительной рекламы в Америке регулируется сравнительно мягче, чем в Европе. Многое из того, что допустимо там, не пройдет у нас. Согласно Американским законам, в случае если товарный знак конкурента, котрый используется в рекламе, отображен точно и не вводит в заблуждение, то сравнительная реклама допустима и не является нарушением товарного знака.

Использование товарного знака конкурента в уже ранее отмеченом виде – четко и не вводя в заблуждение – считается информативным для потребителя и позитивным для конкуренции в целом.

Как советует интернет-источник The Metropolitan Corporate Counsel при использовании товарного знака конкурента, необходимо:
1) всегда точно отображать товарный знак конкурента, не изменяя его
2) не использвать товарный знак конкурента таким образом, чтобы можно было подумать о наличии связи с фирмой конкурента
3) использовать обозначение, что это товарный знак, и при возможности сноску – чей товарный знак
4) использовать только такие утверждения о товарном знаке или продукте, в отношении которого товарный знак используется, которые можно проверить

Вопросами, связанными со сравнительной рекламой в Америке занимается FTC – Federal Trade Commission и NAD - National Advertising Division.

Сравнительная реклама балансирует на тонкой грани между нарушением и позволительными действиями. Следует иметь в виду, что, например, так называемая puffery – утверждение, которое потребитель не может воспринять всерьез вполне допустима, в то время как puffery может выражаться в самых разных формах.

Например, было дело между Pepperidge Farm и Heinz, когда Pepperidge Farm использовал рекламу следующего содержания –
Потребителям предлагалось сравнить ингредиенты продукции Pepperidge Farm и Heinz, при этом говорилось – Heinz бы предпочел, чтобы Вы этого не делали! Heinz подал иск в NAD, а Pepperidge Farm сославшись на то, что это всего лишь puffery, дело выйграл. Согласно решению NAD, никто не поверит, что Pepperidge Farm может знать, о чем думает Heinz. Таким образом, сравнительная реклама даже такого характера может быть признана допустимой в Америке.

В другом деле – была реклама конфет Life Savers Delites: «25 percent lower in calories than Werther’s Original Candy”. NAD тоже признал, что все в порядке – все точно, проверяемо, знак указан без искажений.

По поводу искажений было другое дело – Deer & Company и MTD PRODUCTS – оба занимаются производством аппаратов и машин для сельского хозяйства. Deer & Company известен на рынке уже давно под логотипом оленя. В рекламе олень, легко идентифицируемый как логотип Deer, убегал от трактора MTD – классная идея с точки зрения маркетинга, однако, с точки зрения права интеллектуальной собственности – это во-первых искажение товарного знака, которое недопустимо, во-вторых, подобное отображение товарного знака приводит к тому, что потребитель может приписать бренду негативные характеристики, что тоже недопустимо. Более простым языком – не надо «опускать конкурентов». J

В Европе вопросы сравнительной рекламы регулируются Директивой 97/55/EC. Согласно статье 2а данной Директивы сравнительная реклама – это реклама, которая напрямую, либо косвенно идентифицирует конкурента, либо товары или услуги, предлагаемые конкурентом.

Согласно пунктам 1 a-h статьи 3а Директивы, допустима сравнительная реклама если:
1) она не вводит в заблуждение
2) сравнивает товары или услуги, предназначеные для удовлетворения одних и тех же потребностей или предназначенные для одной и той же цели
3) объективно сравнивает один или более вещественный, относящийся к товару или услуге, проверяемый критерий, который может включать цену
4) не приводит к смешению между рекламируемым производителем и конкурентом или товарными знаками, товарами или услугами
5) если она не дискредитирует товарные знаки, товары, услуги, действия конкурента
6) не использует in bad faith репутацию конкурента, его товарного знака
7) не представляет товары или услуги как имитацию или реплику товаров или услуг в отношении которых используется товарный знак конкурента – то есть то, что часто приходит на e-mail – « реплики часов Chanel» и т.д – так нельзя!

Как оценивать введение в заблуждение? В заблуждение, по мнению European Court of Justice, должно быть введено «значительное количество соответствующих потребителей».

Было дело European Court of Justice, где суд вывел критерии того, как оценивать значительное количество. Это дело C-379/90 NISSAN case. Критерии, которые вывел суд, включают:
- природу товаров
- последствия ошибки
- легкость, с которой этой ошибки можно было избежать
- количество потребителей, введенных в заблуждение

На основание всего этого в целом, можно сделать вывод – значительное либо незначительное количество потребителей пострадало.

В свою очередь соответствующий потребитель по оценке того же European Court of Justice в многих делах – это reasonably well-informed, observant и circumspect – информированный, внимательный и осмотрительный. То есть – не дурак! J

Сравнительная реклама также как и в Америке разрешена в Европе, если Вы врете и Вам никто на самом деле не верит. То если, например, если говорить о том, что Марсианская лаборатория провела тесты и инопланетяне выбрали Coсa-Cola вместо Pepsi – то никто не подумает, что такие тесты на самом деле могли происходить – и - полный вперед! Сравнивайте на здоровье!

Далее немного о практике European Court of Justice, а именно о том, к каким выводам пришел European Court of Justice в области сравнительной рекламы.





Дело Toshiba vs Katun – C – 112/99
Суть – Katun использовал ОЕМ номера Toshiba – это когда на картриджах другой фирмы пишется номер картриджа оригинального производителя – чтобы было ясно вместо чего что можно использовать. Как у нас было дело у Meistars.

Вопросы, которые суд задал European Court of Justice:
1) можно ли считать ОЕМ – отличительными знаками?
– ответ- да, если потребитель воспринимает их, как указание происхождения, однако маловероятно.
2) Можно ли воспринимать расположение ОЕМ номеров рядом с номерами аналога как сравнение?
– ответ: не совсем. Это является объективным утверждением о том, что два товара имеют эквивалентные технические характеристики
3) Можно ли утверждать о unfair advantage в вопросе использования ОЕМ номеров если они могут быть заменены просто описанием?
– ответ: not per se. То есть само по себе указание ОЕМ не является taking unfair advantage.

Katun дело выиграл.

Однако в 2005 году было рассмотрено дело Siemens vs VIPA, где последний не просто использовал ОЕМ номера Siemens рядом со своими, а внаглую скопировал их, вместо Siemens написав VIPA. Siemens дело выиграл.

Маленькая ремарка – напоминание. Сам European Court of Justice решения не выносит – он интерпретирует нормы Директив и регул. А уже потом национальные суды на основание преюдициального решения, полученого от ECJ выносят свое решение в конкретном деле.

Дело Pippig Augenoptic vs Hartlauer – C 44/01
Cуть дела – две оптики в Австрии, первый – это крутые бренды, второй – низкие цены и малоизвестные бренды. В один день представитель Hartlauer зашел в магазин Pippig, купил очки за 5785 австрийских шиллинга и через какое-то время стал продавать в своем магазине за 2000 австрийских шиллинга за счет того, что вместо линз Zeiss в этих очках использовались значительно более дешевые Optimed. Рекламировалось как – зачем платить больше, при этом какие линзы в очках стоят не указывалось.

Вопросы, которые суд задал European Court of Justice:
1) является ли сравнение товара с брендом и товара без бренда, но схожего качества допустимым?
– ответ: да, если остальные критерии, указанные в Директиве соблюдены
2) можно ли сравнивать товары без указания производителя (линз)?
– ответ: поскольку данное обстоятельство может повлиять на выбор потребителя, не включение указания на производителя может вводить в заблуждение
3) можно ли говорить о дискредитации если акцент ставится на цену, которая очень сильно отличается?
– ответ: нет, запрет на сравнение цен был бы противоречием с точки зрения Европейского права

Hartlauer дело проиграл.



Дело LIDL vs COLRUYT – C 356/04
Суть дела – два универмага в Бельгии. Один из них в один прекрасный день выдает рекламу следующего содержания – если Вы тратите 100 евро в неделю у нас, то в среднем вы сэкономили от 366 до 1129 евро в сравнении с другими универмагами – Carrefour, Cora, Delhaize – и от 155 до 293 евро в сравнении с оптовыми магазинами (Aldi, Lild, Makro). + «Самые низкие цены в Бельгии! Даже дешевле чем у оптовиков – Aldi, Lidl». Lidl возмутился и пошел в суд. Суд обратился в ECJ.

Вопросы, которые суд задал European Court of Justice:
1) можно ли проводить collective comparison?
– ответ: можно, если речь идет о сравнении взаимозаменяемых товаров
2) можно ли говорить об отсутствии объективности, если товары не сравниваются конкретно, а оцениваются в целом?
– ответ: нет, все равно такое сравнение может быть признано объективным.
3) Можно ли считать уровень цен – «проверяемой величиной» в понятии Директивы?
– ответ: да, если можно проверить

Colruyt дело выиграл.


Общие выводы, которые можно сделать касательно сравнительной рекламы – можно, но осторожно! Америка более терпима – там можно почти все, главное, чтобы нельзя было перепутать производителей, и чтобы знак не искажался. По сути это главное.

В Европе нужно считаться с требованиями Директивы, но тем не менее, допустима та же puffery… Так что и в Европе при желании можно изловчиться и придумать классную и абсолютно законную сравнительную рекламу.

Общий обзор ADR, в частности в области IP

Общий обзор ADR, в частности в области IP

(с) Maria Boicova, 2007

В cлучае споров в области IP, как способ их решения выбирая litigation большинство руководствуется принципом – better the devil you know than the one you do not. Хотя на самом деле арбитраж или медиация иногда, в зависимости, конечно, от конкретной ситуации, могут оказаться гораздо более выгодными для клиента и гораздо более удобными для поверенного.

Существует несколько разновидностей ADR (alternative dispute resolution) – базовые – арбитраж (! это не тоже самое, что арбитраж в России и некоторых других странах! просто по принятой в нашей практике терминологии используется именно - "арбитраж", а не "третейский суд") и медиация. ADR подходит практически для всех споров, особенно для таких, где стороны принадлежат к различным юрисдикциям. Общие плюсы для обеих разновидностей ADR – 1) единая процедура, даже в случае нескольких юрисдикций
2) автономность сторон и нейтральность – что включает, в том числе, возможность выбора – места, юрисдикции, языка и т.д.
3) Конфиденциальность
4) исполнимость принятых решений
5) финальность принятых решений

Именно финальность, которая по сути больше актуальна для арбитража является и главным опасением, которое возникает в связи с использованием процедур ADR. Финальность, или другими словами - невозможность оспорить решение означает, что решение, принятое арбитратором, невозможно оспорить ни в апелляционном, ни в кассационном порядке в судах. Аналогично с решением медиатора, хотя решение медиатора- это не совсем решение – но об этом я расскажу далее. В любом случае - если одну из сторон исход дела не устраивает, невозможность оспаривания может быть препятствием для выбора ADR.

Однако следует помнить и о плюсах ADR, среди которых – гибкость, скорость, меньшая дороговизна в сравнении c litigation, и что является одним из самых важных моментов – возможность получить более профессиональное решение, которое зачастую невозможно в судах, если они, конечно, не профилированные.

Арбитраж
Арбитраж может быть как постоянный, так и ad hoc – арбитраж, который создается для решения одного конкретного спора. Арбитраторы не дают присягу, это не обязательно юристы, нет никаких требований – кроме одного – стороны должны согласиться с кандидатурой данного арбитратора. Именно согласие сторон в арбитраже является основным – в том числе именно согласие сторон - это основание для передачи дела в арбитраж. Обычно в арбитраж передаются споры, которые возникают из договорных отношений между сторонами, где в договоре было прописано, что в случае возникновения споров дела передаются в арбитраж. В случае если договора между сторонами не было, все равно можно передать спор в арбитраж – в этом контексте необходимо упомянуть один из основовополагающих принципов арбитража – competence competence – что означает право арбитража самому решить есть ли у него компетенция для решения того или иного спора.

Самые известные постоянные арбитражи, рассматривающие споры в области права интеллектуальной собственности – Арбитраж при International Chamber of Commerce, WIPO Arbitration & Mediation Center, London Court of International Arbitration, American Arbitartion Association, Japanese Intellectual Property Arbitration Center и Centre des Etudes Internationale de la Propriete Industrielle.

Основные правила, которыми обычно руководствуется арбитраж – UNCITRAL Model Law, который содержит процессуальные аспекты проведения арбитража и рассмотрения споров.

Большинство арбитражных систем предлагают вариант как full-length proceedings, так и expedited proceedings – то есть как полной процедуры, так и ускоренной.

Ранее упомянутую невозможность обжалования решений арбитража в ряде случаев можно обойти путем использования процедуры scrutiny by Court – которая в частности прописана в Rule 27 of the ICC Rules of Arbitration. Случаи, когда можно пересмотреть решение арбитража –
1) если acte de compromiss (соглашение о передачи дела в арбитраж) признается недействительным
2) если решение принято не по существу переданного в арбитраж дела
3) если решение принял человек, который не может быть арбитратором. Здесь следует напомнить, что требований к арбитратору, точнее его квалификации, гражданству и т.д. нет, однако, арбитратором не может быть заинтересованое лицо, не может быть тот, кого не признала сторона, либо стороны и тд.
4) существуют свидетельства давления на арбитратора, его коррумпированности, либо нечестности и недобросовестности
5) пропущены сроки арбитража – по срокам необходимо отметить, что на арбитраж по международным нормам и обычаям предусмотрены 9 месяцев с назначения арбитратора до завершения рассмотрения спора и плюс 3 месяца для арбитратора на вынесение решения по делу. В случае если арбитратор не уложился в сроки – это является основанием для оспаривания решения такого арбитража.

В Латвии решения арбитража – или третейского суда (šķirejtiesa) оспорить нельзя. Единственное можно просто по тому же вопросу инициировать разбирательство в судебном порядке. В случае если, например, существуют свидетельства коррумпированности арбитратора, это, тем не менее, не повод для пересмотрения дела, но повод не допустить выдачи исполнительного листа. Напомню вкратце – арбитраж принимает решение, оно вступает в силу, но тем не менее, если одна из сторон данное решение не хочет исполнять добровольно, необходимо получить исполнительный лист из суда. Вот именно на этой стадии – на стадии получения исполнительного листа, можно обратиться в суд с требованием этот лист не выдавать, потому что – и далее причины. Суд может принять решение не выдавать исполнительный лист. Решение можно оспорить путем подачи особого вида иска blakussudziba в Рижский Окружной суд.

На конференции в RGSL (Riga Graduate School of Law) недавно было обсуждение вопросов и проблем, свзяанных с арбитражем – одним из главных дискуссий – опасений было именно наличие возможности оспаривания, либо формального оспаривания решений арбитража вдругих странах. например, в Канаде в договоре об арбитраже между сторонами может быть прописано разрешение на оспаривание решений арбитража (также как и в Америке и ряде других стран). В случае реализации данного права сторон может сложиться ситуация, когда арбитраж теряет, по сути, все свои плюсы и свой смысл. Напомню – арбитраж это – конфиденциальность решений и рассмотрения – а попади дело на апелляцию в суд – конфиденциальность утрачивается! Арбитраж – это скорость, но если решение будет оспорено, то оно попадает в суд просто в обычную очередь. Арбитраж – это право выбора и принцип competence-competence – но это опять же все утрачивается, в случае если будет допущена апелляция в суд на решения арбитража.

Какие споры могут быть переданы в арбитраж? Общее правило – любые споры, по которым возможно заключение мирового соглашения. В частности споры по вопросам связанным с IP в общем могут быть рассмотрены в арбитражном порядке.

Решение арбитража, как уже упоминалось, может быть реализовано путем получения исполнительного листа. Однако, как я уже ранее упоминала, арбитраж возможен и очень рекомендуем в спорах, где стороны являются представителям разных юрисдикций, или в случаях, где спор выходит за рамки одной юрисдикции. Каким образом выполнить решение арбитража скажем в Англии, если оно принято в Латвии? Решения иностранных и международных арбитражей реализуются благодаря международным конвенциям, которые содержат соответствующие нормы, а именно – UNCITRAL, уже упомянутый мною ранее и Convention on the Recognition and Execution of Foreign Arbitral Awards 1958 года, более известная как New York Convention.

Основой для арбитража, как уже говорилось, является соглашение сторон. Из практических советов по поводу того, какие вопросы желательно либо включить в соглашение, либо продумать и обговорить с противоположной стороной – другими словами по каким вопросам должно быть согласие:
1) четкое описание споров, которые передаются в арбитраж
2) этапы рассмотрения спора – то есть желательно прописать, либо продумать и обговорить - следует ли перед инициированием процедуры арбитража – предварительно сесть за стол переговоров, либо воспользоваться медиацией. Существует даже процедура – mediation followed in the absence of a settlement by arbitration
3) юрисдикция арбитраторов, законы, которым они должны руководствоваться
4) процедура назначения арбитраторов
5) количество арбитраторов
6) место, где будет проходить арбитраж
7) язык, на котором будет проходить арбитраж
8) механизм взыскания присужденных сумм – if any
9) вопрос конфиденциальности
10) право оспаривания – if any
11) право обращаться в суд по этому вопросу, либо связанному с этим вопросом делу – то есть, ситуация – договор, по которому прописано, что все споры решаются в арбитраже, происходит нарушение, скажем, права на товарный знак (допустим договор лицензионный)- неплохо бы использовать prasibas nodrosinasana, но если споры решаются в арбитраже и право обращаться по этому либо свзяанному вопросу в суд не прописано, то получить prasibas nodrosinasana невозможно.

На самом деле вопрос взаимоотношений суда и арбитража – довольно спорный и сложный. Суд – это государство. Арбитраж – это альтернатива суду, по сути –«частная лавочка». Поэтому взаимоотношения между этими двумя вариантами решения сопров обычно проходят «со скрипом».

Медиация
Еще один из видов – ADR – это медиация. Самое широко распространенное определение понятия «медиация» - это добровольный процесс, в котором нейтральная третья сторона, не обладающая авторитетом для принятия решения, помогает участникам достичь их собственного соглашения для разрешения спора. Медиация другими словами – это неформальная процедура посредничества между спорщиками. От медиаторов требуется:
1) помочь сторонам найти решение спора
2) иногда дать объективное мнение об обоснованности претензий и позиций каждой из сторон – либо открыто на переговорах, где участвуют обе стороны, либо приватно – tete-a-tete каждой стороне.
3) Заменить стандартное решение «I win, you lose» на «I win, you win» - то есть помочь найти компромисс

Несмотря на то, что по прежнему существует ряд IP disputes, где альтернативные методы решения споров не приводят к искомому результату, тем не менее, в использовании медиации, как способа решения споров, наметилась позитивная тенденция – все больше и больше споров стороны предпочитают решать внесудебным путем, вместо того, чтобы влезать в долгую судебную «волокиту».

Возвращаясь к видам споров, которые можно рассматривать с помощью медиации, следует отметить выделенные UK Patent and Trademark Office категории:
1) споры по поводу лицензирования IPR – тут все просто – лицензия, это обычно договор, в котором можно и нужно прописать возможность использования ADR
2) споры по поводу нарушения IPR – если нарушитель, конечно, достаточно сговорчив
3) opposition или invalidations на относительных основаниях – опять же в случае сговорчивости нарушителя
4) споры о принадлежности патента – вопрос, связанный более всего с изобретениями, созданными работниками – частая категория споров в Англии.

Споры, связанные с oppositions, на абсолютных основаниях, связанные с validity патентов и споры по поводу продления установленных в законах сроков – все это для медиации неприемлемо и должно быть рассмотрено в обычных судах.

Стоимость медиации в UK Patent and Trademark Office составляет 750 фунтов за пол-дня и 1000 фунтов за целый день работы медиатора. Стоимость медиации в WIPO Arbitration and Mediation Center составит от 1500 долларов за день, почасовая ставка варьируется от 300 до 600 долларов.

Медиация может закончится тремя способами – iznākums’ами:
1) либо стороны могут заключить мировое соглашение – то есть решить спор. Такое завершение является целью медиации.
2) Заявлением медиатора, что спор неразрешим с помощью альтернативных способов решения споров
3) Сообщение одной из сторон, что она не хочет продолжать процедуру.

Дополнительно медиацию можно завершить и по формальным причинам – то есть например, если пропущены сроки, неоплачены услуги медиатора, нет возможности договориться о личности медиатора. Решение, принятое в результате процедуры медиации – это по сути не решение, а договор сторон. Обжаловать такое «решение» в апелляционном или касационном порядке не представляется возможным. Формально, нет возможности и для пересмотра – только если недовольная исходом дела сторона подаст по этому же спору иск в суд.

Общий вывод по процедурам ADR – они являются хорошей альтернативой суду, с его длительностью, дороговизной и зачастую некомпетентностью, однако подобные методы решения споров расчитаны на людей, которые готовы к общению и готовы идти на компромисс, так как в противном случае реализация решений принятых в ходе ADR усложняется, что сводит на «нет» все усилия, приложенные к рассмотрению конкретного спора.

Oценкa интеллектуальной собственности

Краткое введение в вопрос оценки интеллектуальной собственности

(c) Maria Boicova, 2007

Формальная оценка чаще всего базируется на стандартной обоснованной рыночной стоимости (также – справедливая рыночная стоимость, по английски – fair market value). Обоснованная рыночная стоимость - это цена по которой актив будет обменен между покупателем, желающим его приобрести и продавцом, желающим его продать, без принуждения, и с пониманием и знанием всех соответствующих факторов. Более простым языком – если Вася хочет продать, Петя хочет купить, при этом и Вася, и Петя знают все про этот объект, реально оценивают, что он может стоить столько, сколько он стоит и никто никого не принуждает, то тогда именно эта сумма и является fair market value – то есть обоснованной рыночной стоимостью.

Перед тем, как начинать оценку как таковую необходимо идентифицировать, что будет оцениваться, то есть объекты оценки. После этого нужно выяснить цели оценки и затем выбрать тактику, методику оценки. Выделяют как правило два основных подхода, различающихся по целям оценки, а именно:
1) оценку для инвентаризации, бухгалтерского учета и постановки на баланс
2) оценку для определения рыночной (инвестиционной) стоимости объектов – для расчета размера платежей при коммерческом использовании актива.

В соответствии с международными стандартами оценки используются три основных метода – затратный, рыночный и доходный. Далее кратко по каждому из этих методов.

Затратный метод
В основе этого метода – презумпция о том, что стоимость интеллектуальной собственности равняется затратам на ее воссоздание, если оно, конечно, возможно. Данный метод оценки исходит из того, что покупатель не заплатит за объект сумму большую, чем та, в которую обойдется получение аналогичного по назначению и качеству объекта в обозримый период, без существенных задержек. При условиях относительного равновесия спроса и предложения на рынке, в случае если возможно оценить затраты на создание аналогичного объекта, такой метод может дать вполне объективный результат.

Два различных вида затратного метода – reproduction cost method и replacement cost method. Первым можно определить уровень затрат в случае воссоздания этого же объекта, то есть по сути – восстановления. Второй же – replacement cost method позволяет определить необходимые затраты на создание актива с такой же полезностью и плюс-минус теми же характеристиками.

Еще один из видов затратного метода – метод суммарных издержек. Этот метод заключается в подсчете всех издержек по созданию и продвижению объекта интеллектуальной собственности – то есть расходы на маркетинговые исследования, разработку, юридическую регистрацию и защиту, вложения в продвижение объекта и т.д. Применение затратных методов подразумевает, что вклад интеллектуальной собственности в прибыль предприятия превышает затраты на воссоздание интеллектуальной собственности.

Затраты не определяются в исторической ретроспективе, вместо этого необходимые расходы и затраты на замену или воссоздание объекта интеллектуальной собственности должны быть оценены на дату оценки. Учесть можно как прямые расходы, так и альтернативные издержки – все опять же на дату оценки и вперед, а не в историческом ракурсе.

Затратный метод наиболее подходящий в таких случаях, когда нет особой экономической активности, на которой можно было бы сфокусироваться – например, на более ранних этапах.

Рыночный метод

Рыночный или сравнительный метод, базируется на рыночной информации и учитывет текущие действия потенциальных продавцов и покупателей. Стоимость определяется, сравнивая объект оценки со схожими, аналогичными активами, которые относительно недавно были обменены при схожих обстоятельствах. К сожалению, информация о сделках с интеллектуальной собственностью редко когда публикутеся, поэтому очень трудно получить данные по большому количеству сравниваемых сделок. Данный метод оценивается на принципе замещения и соответственно презумпции, что покупатель не будет готов приобрести актив за сумму большую, чем стоят аналогичные активы. Этот метод включает в себя сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам, сходным с оцениваемыми. Цены на объекты-аналоги перед сравнением обязательно корректируются с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга.

Доходный метод

Доходный метод основывается на принципе ожидания – то есть с точки зрения потенциального инвестора стоимость объекта оценивается исходя из его способности приносить доход в будущем. Таким образом при оценке объекта доходным методом, учитывается текущая стоимость будущих доходов, которые могут возникнуть от использования объекта и возможной дальнейшей его продажи.

Базовые методы, которые применяются в рамках доходного, это – метод капитализации доходов и метод дисконтирования денежных потоков.

Первый из перечисленных, а именно метод капитализации доходов, используется при условии, что доходы будут равны текущим или же темпы роста будут умеренными и предсказуемыми, а также при условии, что доходы представляют собой достаточно значительные положительные величины, то есть другими словами – при условии, что бизнес будет стабильно существовать.

Метод дисконтирования денежных потоков применяется, когда будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих в связи с действием таких факторов, как ожидаемые изменения в экономических условиях, изменения в структуре бизнеса, плюс - прогнозируемые денежные потоки предприятия являются значительными положительными величинами и их на самом деле обоснованно можно оценить. Собственно денежный поток - это разница между притоками и оттоками средств на предприятии. Дисконтирование в свою очередь, это приведение – математическая операция, которая позволяет рассчитать текущую стоимость будущих денежных поступлений.

Надежность и достоверность метода дисконтированных денежных потоков определяется точностью и обоснованностью определения двух его основных компонентов – прогноза денежных потоков и ставки дисконтирования. Его суть, как уже сказано ранее, состоит в приведении будущих денежных потоков к фиксированному моменту времени. Как правило в качестве момента приведения выбирается дата, на которую производится оценка.

Далее немного о специфических методах оценки, применимых при оценке объектов ИС.

Relief from Royalty method or Royalty savings method

Данный метод оценивает будущий доход, связанный с использованием объекта оценки, а затем применяет к полученной сумме ставку роялти. Таким образом, определяется скольких трат удалось избежать на выплату роялти, потому что объект уже принадлежит компании. То есть презюмируется, что если бы объекта не было, пришлось бы брать лицензию и выплачивать роялти по ней, а так в лицензии нет необходимости.

Excess operating profit method

Данный метод позволяет определить стоимость объекта через капитализирование дополнительной прибыли, получаемой бизнесом, которому принадлежит конкретный актив в сравнении со схожим бизнесом, у которого нет данного преимущества. То есть у Васи есть патент, а у Пети патента нету, рабтают они в одной сфере – сравнивается прибыль, капитализируется разщнгица, то есть дополнительная прибыль Васи, и эта прибыль вменяется патенту. Подводный камень этого метода заключается в том, что у схожего бизнеса, не обладающего оцениваемым активом могут быть другие активы, которые приносят прибыль, а соответственно при оценке не избежать погрешностей.

В настоящий момент не существует единого подхода, или метода, оценки ИС. Самый простой способ, это учет затрат на создание и поддержание актива. Для использования рыночного сравнения необходима доступность информации, что в случае со сделками в области интеллектуальной собственности, как впрочем и в других областях является большой редкостью. Таким образом основным методом установления стоимости интеллектуальной собственности считается доходный метод в его широком понимании. Прочие методы могут использоваться в качестве дополнения к доходному методу.

В отношении оценки стоимости патентов, необходимо дополнительно отметить, что в конкретной индустрии стоимость патента может быть больше у крупного производителя, в сравнении с производителем – коммерсантом малого и среднего предприятия. Это обусловлено тем, что существует комплиментарные факторы – такие как обученый персонал, большой капитал, эффективные маркетинговые программы, большая производительность и проверенные дистрибьюторские каналы. Аналогично, один и тот же патент может иметь разную стоимость в зависимости от того, кому он принадлежит – большой корпорации, венчурной компании или компании, находящейся под реогранизацией. Часто при оценке патентов, необходимо концентрироваться не только на патенте, но и на промышленных секретах, и ноу-хау, напрямую связанных с соответствующим патентом. Другими словами – помимо стандартов оценки при оценике объектов интеллектуальной собственности, необходимо учитывать ряд специфических факторов и применять специфические нюансы методов оценки, потому как объекты интеллектуальной собственности все-таки специфические активы.

Параллельный импорт

Параллельный импорт – что это такое, как проявляется, какие угрозы таит, можно ли бороться и если можно, то как?

(c) Maria Boicova, 2007

Параллельный импорт или, как его еще называют – «серый рынок», образуется при покупке третьим лицом товаров в розницу или оптом за границей, их импорте в страну дистрибьютора или производителя и последующей продаже. Таким образом, может сложиться ситуация, что на рынке будут продаваться более дорогой товар и более дешевый – и тот, и другой оригинальный – только один от производителя, либо от официального дистрибьютора, а второй – от параллельного импортера.

Вопрос цены упомянут исключительно потому, что товар, который продает параллельный импортер обычно дешевле, но в принципе, даже если бы он стоил столько же – ситуация все равно была бы не очень «приятная» для производителя или официального дистрибьютора, потому как они явно не рассчитывали на еще одного участника рынка, не говоря уже о целой кучи проблемных моментов, возникающих в данной связи, но об этом чуть позже.

Возвращаясь к вопросу о цене - разница в цене может быть связана не только с тем, что например, в странах Восточной Европы стоимость товара зачастую значительно меньше, чем в Западной. Но и например, может быть связана со стабильностью или нестабильностью финансового рынка. Например, при общем колебании курса валют – в 1981-1986 годах Американский доллар быть очень strong currency. Именно в этот период многие американцы закупали автомобили в Европе. В эти годы покупка автомобилей, в частности и для последующей продажи в США, возросла на 2000 процентов.

Параллельный импорт, как уже упоминалось, несет в себе ряд угроз для владельцев товарных знаков. В первую очередь – товарный знак используется импортером без каких-либо оснований, то есть – без разрешения владельца, во-вторых – если качество предлагаемых товаров ниже, то может пострадать репутация владельца товарного знака.

Предвосхищая вопрос – как можно говорить о разнице качества, если параллельный импортер не производит товар, а просто ввозит товар, который произвел владелец товарного знака? В данной связи следует отметить, что товар – это не только конкретная вещь – это еще и упаковка, на которой можно сэкономить, это гарантия, которой можно пренебречь, это определенные связанные товары, аксессуары и прочее – которые также можно исключить из комплекта, тем самым снизив его стоимость, но одновременно и снизив его качество.

Самый распространенный контраргумент параллельных импортеров заключается в том, что параллельный импорт не может быть признан паразитическим и безосновательным использованием репутации производителя – владельца товарного знака, потому что продаваемые товары подлинны и такая торговля в конечном итоге идет на пользу производителю. Подобное мнение было принято американским судом в деле Weil Ceramics and Glass Inc. vs. Dazh. Однако, дальнейшие дела в американских судах, в том числе более высоких инстанций, придерживались более жесткого мнения в отношении параллельного импорта.

Существуют несколько базовых схем параллельного импорта:

товары производятся например американской компанией для заграничного рынка. Затем продаются дистрибьютору, например, Французской компании. Французская компания продает третьему лицу, которое ввозит это обратно в Америку. То есть, говоря простым языком, Женя продала Маше, чтобы она продавала у себя, Маша честно продала, скажем Кате, а Катя решила продать мне. А я, по воле случая, живу в стране Жени. Купив у Кати товар и начав его продавать в стране Жени, я начинаю параллельный импорт. И таким образом, на рынке Жени будут товары Жени, которые продает она и товары Жени, которые продаю я.

товары производятся например немецкой компанией, которая выдает лицензию например французской компании. Эта компания получает эксклюзивную лицензию и соглашается платить роялти. В свою очередь третья сторона покупает этот же товар, но который планировался немецким производителем для третьего рынка и ввозит этот товар во Францию, где существует официальный эксклюзивный дистрибьютор. То есть Женя выдала лицензию Маше, чтобы она продавала у себя и продала товар Кате, чтобы она продавала не на рынке Маши, а Катя взяла и решила продать купленный товар в стране Маши. Таким образом, на рынке Маши будут как товары Жени, котрые эксклюзивно продает Маша, так и товары Жени, котрые ввезла Катя.

продажа через интернет или по каталогам. Тут возможна целая паутина.

Еще одна из угроз, которую таит в себе параллельный импорт заключается в том, что параллельный импорт может привести к смешению со стороны потребителей в случае если параллельный импортер не раскрывает, что он параллельный импортер, а он практически никогда этого не раскрывает.

К тому же из минусов параллельного импорта следует отметить и возможность перенасышения рынка.

Говоря параллельном импорте следует уделить особое внимание доктрине исчерпаемости, или exhaustion doctrine - на английском. Суть доктрины исчерпаемости в том, что если товар, маркированный товарным знаком с разрешения владельца, либо самим владельцем был выпущен на рынок, то права владельца товарного знака считаются исчерпанными. Другими словами – если владелец продал товар, маркированный товарным знаком, то если этот товар потом перепродают, то владелец товарного знака уже не имеет права препятствовать такой продаже. Одно из ключевых решений Европейского суда, где было дано определение сути доктрины исчерпаемости – было дело Centrafarm BV and Andrian de Rejper vs. Vintrop BV. Товар маркированный товарным знаком был выпущен на рынок Великобритании компанией, связанной с владельцем товарного знака. Затем товар был ввезен в Нидерланды, чему попытался восприпятствовать владелец товарного знака, которым был маркирован данный товар. Однако суд признал, что товарный знак дает эксклюзивное право выпуска товара в обращение в первый раз и не дает права контролировать каналы рынка и дальнейшую перепродажу.

Вопросы параллельного импорта выходят за рамки только лишь законов о товарных знаках, это вопросы другого порядка, которые касаются в том числе таких фундаментальных договоров, как Договор о создании Европейского Сообщества. В частности любые ограничения импорта подпадают под оценку с точки зрения того, являются ли они рыночными барьерами в понимании упомянутого Договора или нет.

Согласно Договору о создании Европейского сообщества рыночные барьеры запрещены.

Вообще существует двухуровневая система - 28 и 29 статьи Договора запрещают рыночные барьеры, в свою очередь 30 статья перечисляет исключения к этим ограничениям. Но в это углубляться не буду. Кому интересно – самые ключевые дела по этому вопросу – Cassis de Dijon, Keck и Dassonville.

По самому-самому ключевому делу в этой связи – Keck case, рыночные барьеры необходимо отграничить от рыночных условий.

Критерии Keck case:
- если условия относятся к самому товару – названию, маркировке, весу, составу – это рыночный барьер
- если условия относятся к организационным вопросам и равносильно применимы как к местной торговле, так и к импорту – то это не барьер, а рыночное условие.

Товарный знак, который налагает ограничения на товар, может таким образом быть рассмотрен как ограничение относящееся к товару, и по критериям Keck case – создается рыночный барьер, который запрещен по Договору создании Европейского сообщества.

Эта проблема во-первых решается так называемым block exemption regulation, где прописаны исключения из правил, в том числе и товарные знаки, ну а во-вторых в данной связи был ряд дел Европейского суда, где была дана соответствующая интерпретация. Например, дело Terrapin vs. Terranova, в котором Европейский суд постановил, что Договор не влияет на существование прав интеллектуальной собственности, но налагает ограничение на использование этих прав. Таким образом, Европейский суд подтвердил свою позицию в вопросе параллельного импорта, еще раз отметив, что товарный знак дает эксклюзивное право выпуска товара в обращение в первый раз и не дает права контролировать каналы рынка в дальнейшем.

Говоря о параллельном импорте нельзя не упомянуть самое известное решение Европейского суда в данной связи, а именно – Silhoutte case. Дело между Silhoutte International Schmied GmbH & Co. KG и Hartlauer Handelgesellschaft mbH (эта же фирма, которая проиграла дело по сравнительной рекламе фирме Pippig Augenoptik). Silhoutte производит дорогие линзы и оправы, которые в Hartlauer, известный своими низкими ценами, не поставляет, потому как это было бы ниже их достоинства. В октябре 1995 Silhoutte продал 21 тысячу своих очков из прошлой коллекции Болгарской фирме на общую сумму 261 450 долларов. В договоре была оговорка о разрешении перепродавать очки только в странах бывшего СССР. Hartlauer подсуетился и перекупил – через посредника – очки Silhoutte. После этого Hartlauer ко всему прочему вышел на рынок с рекламой – хотя Silhoutte и не продает нам очки, а все равно мы купили 21 000 штук! Silhoutte подал в суд. По мнению Silhoutte, исчерпания прав не произошло, потому как в понятии Директивы права на товарный знак исчерпаны только если товар выпущен на рынок ЕС владельцем товарного знака либо с разрешения владельца товарного знака.

Вопросы, которые Австрийский суд задал Европейскому:
1. может ли статья 7 Директивы (речь идет о Директиве 89/104/EEC) быть интерпретирована как то, что товарный знак позволяет его владельцу запрещать третьей стороне использовать этот товарный знак в отношении товаров, если речь идет о рынке страны, не являющейся членом – Европейского сообщества?
2. может ли владелец товарного знака на основании статьи 7 Директивы требовать прекращения использования товарного знака в отношении товаров, если они были выпущены на рынок в стране, не являющейся членом Европейского сообщества?

Другими словами вопрос заключается в том, что считать исчерпанием прав – если владелец товарного знака выпустил на рынок товар, маркированный этим знаком в одной из стран ЕС, или это правило распространяется и на другие страны? То есть, что понимать под exhaustion – Community exhaustion или international exhaustion?

Европейский суд в деле Silhoutte ответил, что речь об exhaustion не может идти если товары были выпущены на рынок в стране, не являющейся членом Европейского Сообщества. То есть, Европейский суд выступил за доктрину Community exhaustion.

Но вообще по этой теме были нешуточные споры. Так, например, в пользу глобального исчерпания прав выступали и сейчас продолжают выступать Голландия, Дания и Швеция. В свою очередь категорические противники international exhaustion Франция, Италия, Испания и Португалия. Остальные страны в данном вопросе плюс-минус нейтральны. Стоит особо отметить, что в резолюции AIPPI еще от 2001 года, прописано, что there should be no international exhaustion of IPR, since this would diminish the value and benefit deriving from IPR. Таким образом, в Европе принята доктрина Community exhaustion, что значит, что права владельца товарного знака считаются исчерпанными только в случае если выпуск товаров под данным товарным знаком на рынок произошел в стране – члене Европейского Сообщества.

Ранее, в отношении дела Silhoutte уже была упомянута возможность включения в договор ограничения на дальнейшую продажу товара. Подобный запрет является одним из существующих способов предотвращения параллельного импорта. Этот вопрос рассматривался в том числе, в деле Davidoff, в котором Европейский суд постановил, что так как Davidoff не включил в договор указанный запрет на перепродажу, то возражать против дальнейшей продажи, не имеет права. Однако вопрос шаткий в том плане, что ограничение очень легко обойти, лишь добавив в цепочку одно звено – посредника. Аналогично тому как в деле Silhoutte поступил Hartlauer.

В мире существуют следующие варианты решения проблемы параллельного импорта:

1. не экспортировать – таким образом товар продается только в одной стране, не поступает на внешний рынок и не может быть реимпортирован на рынок страны, где он производится.
2. запретить ре-импорт в договоре о продаже – однако это требование, как уже неоднократно сказано ранее, можно легко обойти, введя в схему еще одного дистрибьютора. То есть – Женя продает Маше, введя запрет на реимпорт в страну Жени. Маша продает Кате - договор выполняется. А Катя, в свою очередь, продает в страну Жени, так как она никаким договором с Женей не связана.
3. вывести производство за пределы скажем США. В США исчерпанием прав считается только исчерпание прав в США, то есть если first plаcement on the market appeared in USA. Таким образом, если Женя – как американский производитель, выпустила товар на американский рынок и продала Маше, а Маша ввезла обратно в страну Жени, то параллельный импорт не запретишь – потому как Женя свои права исчерпала. А если Женя производит вне США, ввозит в США, где у неё товарный знак. В свою очередь, этот же завод вне США продал Маше, а Маша хочет тоже ввозить в США – то права Жени не исчерпаны и она имеет право противостоять такому параллельному импорту.

В Европе часто применяется и такой способ предотвращения параллельного импорта, как использование разных товарных знаков для разных сегментов рынка – например кофе Merrild в Латвии стоит около 2 латов, во Франции этот же кофе стоит 4 лата, но ввести Латвийский кофе во Францию, чтобы навариться на этом будет невозможно, потому что во Франции Merrild продается под товарным знаком – Douwe Egberd.

Йогурт Dannon в Америке продается под товарным знаком с другим написанием, чем в Европе (Danone). Mr. Proper продается в Европе, однако этот же производитель продает это же чистящее средство и в Америке - с точно таким же дизайном, оформлением, но под другим названием – Mr. Clean. Изменение бренда, в том числе не просто транслитерация, а зачастую и вообще изменение товарного знака (в основном если речь идет об английском языке) – это один из способов предотвращения параллельного импорта.

Существует несколько возможных путей окончательного решения вопроса параллельного импорта, так сказать - на законодательном уровне:
- либо его нужно полностью разрешить
- либо нужно ввести обязательное требование помещения на товары соответствующих указаний о том, что этот товар – импортирован параллельно
- либо нужно ввести требование обязательного устранения товарных знаков, чтобы исключить смешение в глазах потребителей
- либо параллельный импорт следует вообще запретить.

В США преобладает точка зрения, что наилучшее решение проблемы параллельного импорта – в его полном запрете. Европа менее категорична – у нас считается, что при отсутствии нарушения функции товарного знака, ограничение параллельного импорта по сути является ограничением конкуренции и препятствием свободному движению товаров. Напомню – свободное движение товаров – одна из 4 свобод, заложенных в основе Евросоюза – free movement of goods, services, workers and capital – то есть свобода передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Свобода передвижения товаров - это краеугольный камень Евросоюза, в свою очередь ограничивая параллельный импорт, ограничивается эта свобода, что противоречит основе основ. Другими словами – нельзя!

Резюмируя – понятие параллельного импорта напрямую связано с понятием исчерпания прав. В случае если произошло исчерпание прав – то параллельному импорту воспрепятствовать сложно. Тогда нужно досконально придираться к качеству и если оно существенно отличается в негативную сторону, то можно требовать запрета на параллельный импорт, потому как товары не соответствуют по качеству и это наносит ущерб товарному знаку и соответственно его владельцу. Если исчерпания прав не произошло, то параллельный импорт можно запретить на общем основании – наличии товарного знака.