IP due diligence

IP due diligence – что это такое и базовые ремарки о том, как это проводится

(c) Maria Boicova, 2007

IP due diligence это глубокий анализ и оценка нематериальных активов компании, чаще всего - компании-цели.

Реже IP due diligence проводится в отношении своей собственной компании. В таких случаях IP due diligence прводится с целью привлечения инвестиций например, для ввода в производство нового изобретения.

IP due diligence в отношении собственной компании – это скорее частные случаи. В основном, IP due diligence проводится в отношении компании-цели.

Цель IP due diligence связана с защитой интересов инвесторов. Так как в сфере инвестиций действует принцип caveat emptor – то есть «риск на покупателе» – то перед тем, как вкладывать деньги, необходимо убедиться, что ты вкладываешь их не в «пустой звук».

IP due diligence зачастую является составной частью due diligence, который покрывает анализ всех активов компании-цели, а не только IP. Однако IP due diligence может проводиться и в отрыве от due diligence, в особенности если интерес для инвестора представляет именно, например, запатентованная технология.

В результате процесса IP due diligence «на выходе» клиент получает все необходимые данные по компании-цели, с четким описанием всех нематериальных активов, а также письменное юридическое мнение касательно интеллектуальных прав компании.

Источниками информации могут служить публичные IP регистры, судебные и прочие litigation resources, коммерческие регистры, вдобавок к стандартным интервью и questionnaires.

Патентный поверенный не может проводить IP due diligence в вакууме. Необходимо хотя бы общее понимание структуры сделки, бизнес-целей и прочего. Однако эта информация несомненно явялется конфиденциальной. Поэтому, перед тем, как проводить IP due diligence заключается договор о конфиденциальности, который подписывают все лица, задействованные в IP due diligence. Затем определяется сумма, которую клиент готов выложить за IP due diligence. Эта сумма зависит от размера сделки и обычно составляет фиксированную сумму плюс процент от сделки. В любом случае сумма составляет не меньше 7 тысяч евро. Когда стороны договорились о конфиденциальности и о деньгах, начинается собственно сам процесс.

Первый этап IP due diligence - это отправка Questionnaire или IP due Diligence request, который представляет из себя список вопросов, на которые должна ответить компания-цель. Этот список включает вопросы по каждой сфере – патенты, авторское право, товарные знаки, промобразцы и тд. и т.п. Вопросы в принципе сводятся к тому, что компанию-цель просят предоставить данные по каждому объекту IP – кто владелец, какая дата подачи, проводился ли предварительный поиск (в случае товарного знака), были ли когда-то суды, где этот объект был предметом спора, ит.д..

Следующая фаза IP due diligence это обработка полученных данных, перекрестная проверка этих данных в регистрах – как открытых, так и в закрытых. На этом этапе проверяется точность информации. Также неплохо на данном этапе запросить трудовые договора с работниками особенно в контексте того, чтобы узнать как прописан вопрос передачи прав на результаты «умственного труда». Золотое правило IP due diligence – проверка, проверка и еще раз проверка всех данных!

На следующем этапе делается оценка интеллектуальной собственности и стратегическая картография.

Последняя представляет из себя Freedom to operate analysis, изображенный графически. Freedom to operate analysis – это поиск схожих либо идентичных, либо потенциально конфликтных объектов IP, которые принадлежат другим лицам, и анализ вероятности, что на основании этих схожих, идентичных или потенциально конфликтных объектов IP будет подано возражение / иск против клиента, который заказал Freedom-to-operate. В свою очередь, IP mapping – это, как уже было сказано ранее – Freedom-to-operate в графическом виде. На человеческом языке – это ось координат, где за «ноль» берется например, патент, а далее в зависимости от того, насколько близка – далека схожесть и потенциальная угроза возможной подачи иска или еще чего, настолько близко изображается, например, патент - угроза. В принципе подобное графическое изображение довольно наглядно и позволяет сразу понять, откуда ждать угрозу и насколько она действительно реальна.

Таким образом, IP due diligence представляет из себя детальный анализ IP, которая принадлежит компании-цели, анализ того, насколько ценна эта IP и идентифицирование возможных рисков для инвестора.

В рамках IP due diligence проводится также анализ соответствия принадлежащего компании IP бизнес-целям данной компании – то есть оценивается нет ли чего лишнего, или наоборот защищено ли все, что надо.